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Noms de famille, marques et caractère distinctif acquis

31-10-2017

Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, utiliser votre nom patronymique pour désigner votre entreprise comporte un certain nombre de risques. Dans certaines juridictions, comme aux États-Unis, il existe également des restrictions sur l'enregistrement des noms de famille à titre de marque.

Broe Management, une société américaine immobilière et de placement, fondée en 1970 par Pat Broe, a tenté de contourner cette restriction en déposant une version stylisée du nom de marque Broe (photo, à droite). Cependant, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a refusé l’enregistrement en considérant que Broe est un nom patronymique - qui appartient également à un artiste célèbre et à un athlète olympique, entre autres. L'USPTO a également constaté que l'inclusion de la lettre verte 'o' n'était pas suffisante pour rendre la marque suffisamment stylisée.

Le critère du caractère distinctif acquis par l’usage

Malgré les restrictions, il est possible d'enregistrer un nom de famille en tant que marque aux États-Unis, s'il peut être démontré que le nom de famille a acquis le caractère distinctif par l’usage. Broe ne pouvait pas le prouver d'abord parce que le logo stylisé n'avait été utilisé que depuis août 2015, ce qui est nettement inférieur à la période de cinq ans normalement requise par l'USPTO pour un appel réussi sur la base du caractère distinctif acquis par l’usage. Le caractère distinctif acquis par l’usage peut s'appliquer lorsque la marque est devenue largement reconnue par une utilisation à long terme ou intensive ; en d'autres termes, le signe a commencé à fonctionner comme un signe distinctif, et donc comme une marque de commerce.

Néanmoins, Broe a pu soutenir son recours contre la décision initiale de l'USPTO en démontrant qu'elle utilisait depuis plus de 40 ans le nom commercial Broe, en caractères d'imprimerie.

Dans son jugement, le Trademark Trial and Appeal Board de l'USPTO a fait référence à la "pratique de longue date de l'USPTO consistant à autoriser l'enregistrement des noms de famille en vertu de la Section 2 (f) lors d'une utilisation largement exclusive et continue pendant cinq ans ... Le Conseil n'a trouvé aucune raison de ne pas suivre cette pratique ici, puisqu'il avait déjà constaté que la marque appliquée crée la même impression commerciale que le mot Broe ".

Que faire en cas de refus ?

Si l’enregistrement de votre nom à titre de marque a été refusé en ce qu’il ne serait pas suffisamment distinctif ou simplement en ce qu’il serait déjà déposé par un tiers ; ceci ne vous empêche pas d’utiliser votre nom pour vos affaires ordinaires. Mais nous vous conseillons fortement de contacter un Conseil en PI spécialiste des marques afin de vous assurer que votre utilisation ne viole pas les droits d’un tiers.

Votre CPI sera également en mesure de vous conseiller sur les mesures à prendre pour bien protéger le nom de votre entreprise, y compris les ajustements à faire pour pouvoir l'enregistrer en tant que marque. Contactez-nous pour plus d'informations ou de soutien.

Theo Visser est consultant principal et associé dans les bureaux d'Amsterdam de Novagraaf.