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Origine géographique et caractère descriptif d’une marque

24-11-2017

Certaines dénominations peuvent être considérées comme trop  « descriptives » pour être acceptées à l’enregistrement à titre de marque en raison de leur résonance géographique, comme l'illustre le jugement récent contre la demande de marque « KARELIA ». Le signe était considéré descriptif pour désigner des huiles industrielles.

En règle générale, un signe doit être doté d’un caractère « distinctif » pour être admissible à l'enregistrement à titre de marque. En effet, cela permet au public concerné de distinguer les produits et services marqués comme appartenant à une entreprise spécifique, par opposition aux produits et services originaires d'autres entreprises. Cette exigence est réputée ne pas être satisfaite si le signe est descriptif des produits et services en question et consiste en la désignation de l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique des produits ou des services désignés.

Une demande de marque sera donc refusée si elle contient un nom géographique qui conduirait le public pertinent à établir un lien entre ce lieu et les produits en question. Ce motif de refus s'applique même lorsque ce lien n'est susceptible d'être établi que dans une partie de l'Union européenne. Tel a été le cas concernant la demande de marque « KARELIA ».

Contexte de la décision
La demande de marque de l’UE (MUE) a été déposée pour la marque verbale « KARELIA », notamment pour désigner les huiles et graisses industrielles, les combustibles et les matières éclairantes. La demande a été rejetée au motif qu'elle était dépourvue de caractère distinctif en raison du caractère descriptif du nom géographique. La Carélie est une région frontalière entre la Finlande et la Russie, connue pour son industrie forestière très développée et la production de biocarburants (voir la carte ci-dessous). http://www.novagraaf.com/files/89941/Karelia.jpg

L'évaluation
Les signes descriptifs et non distinctifs sont exclus de la protection des marques dans l'intérêt public, étant donné que ces signes doivent pouvoir être librement utilisés par quiconque et ne devraient pas être monopolisés pour des produits ou services. Dans le cas des noms géographiques, cela est d'autant plus vrai que l'utilisation de noms géographiques peut être considérée comme une indication de la qualité et des autres caractéristiques des produits concernés.

Pour apprécier si le public pertinent établira un lien entre le nom géographique et les produits en question (actuellement ou dans le futur), les circonstances pertinentes de l'affaire seront prises en compte par l'examinateur. Auprès de l'EUIPO, cela inclut spécifiquement:

  • La nature des biens ou des services ;
  • La réputation de la zone, en particulier dans le secteur économique concerné ;
  • La plus ou moins grande familiarité du public pertinent avec:
    • Le nom géographique spécifique
    • Les caractéristiques de l'endroit
    • La catégorie des biens ou services

Le public pertinent dans cette affaire était censé être composé du public général et spécialisé finlandais et suédois avec un haut degré d’attention. Sur la base des critères susmentionnés, l'EUIPO et, plus tard, la chambre de recours ont rejeté la demande. Le Tribunal de l'UE a récemment confirmé cette décision en appel. Il a convenu que le nom « KARELIA » avait une réputation parmi le public pertinent en tant que région connue pour son industrie forestière très développée et la production de biocarburants. Par conséquent, le public pertinent établirait probablement un lien entre la région de Carélie et les produits en question. En conséquence, la marque pouvant être perçue comme l’indication de l'origine géographique des produits concernés a été refusée car descriptive d’une caractéristique des produits et dépourvue de caractère distinctif.

Le public pertinent
On notera en particulier le fait qu'une marque peut être refusée pour l'ensemble de l'UE si seule une petite partie du public pertinent est susceptible de lier le nom géographique à l'origine des produits. Comme nous l'avons écrit précédemment, l'exigence de « caractère distinctif » peut souvent apparaître subjective, car elle dépend de la politique d'un office national des marques. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter votre conseil Novagraaf pour savoir si la marque ou les noms de produits que vous avez choisis sont susceptibles de répondre aux critères d’enregistrement dans les classes et les zones géographiques que vous avez choisies avant leur commercialisation.

Myrthe Pardoen travaille au centre de compétence de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam