Formulaire de contact

Envoyer un e-mail

 Recevoir la newsletter

Appeler

Revendication d'ancienneté d'une MC : le pour et le contre

05-11-2015

Revendiquer une priorité d’ancienneté permet aux titulaires de Marque Communautaires (MC) de demander l’application des droits antérieurs en se basant sur la marque nationale existante et enregistrée dans un pays membre de l’Union Européenne (UE). Une revendication acceptée étend les droits de la MC dans les pays revendiqués ainsi que la même date que dans le dépôt national d’origine. Mais cela ne signifie pas que vous devriez laisser les droits de la marque antérieure initiale arriver à échéance.

Le système d’ancienneté reconnait les bénéfices d’avoir un portefeuille rationalisé et prévoit un mécanisme favorisant un système de marques unifié à travers l’UE sans que les titulaires puissent perdre leurs droits antérieurs.

Par exemple :

Une MC donnera à son titulaire une protection dans tous les états membres depuis la date de dépôt, par exemple au 1er janvier 2010. Le titulaire peut toutefois avoir un dépôt national, par exemple au Royaume-Uni (R-U), ayant une date antérieur, par exemple au 1er janvier 2000. C’est la date à laquelle le titre déposé au R-U produira des effets.

Si la revendication d’une priorité d’ancienneté a été déposée et acceptée, l’enregistrement communautaire est traité comme s’il accordait la protection des droits du titulaire au R-U à la première date de dépôt du 1er janvier 2000. Le registre national des marques du R-U pourrait alors permettre l’échéance sans que le titulaire perde les dix années de droits antérieurs au R-U.

Revendiquer une ancienneté

Une revendication d’ancienneté contre un dépôt communautaire peut être déposée au moment du dépôt, dans les deux mois qui le suivent ou à tout moment après la date d’enregistrement.

Lorsque l’on dépose une revendication d’ancienneté, les détails du dépôt national doit être transmis à l’Office pour l’Harmonisation du Marché Antérieur (OHMI) et, dans certains cas, des documents supplémentaires devront être remplis.

Afin de revendiquer un droit d’ancienneté, il est nécessaire de passer en revue les enregistrements nationaux pour s’assurer que les spécificités des produits ne sont pas plus larges que ceux couverts par la MC. De plus, il est nécessaire de s’assurer que les détails concernant le titulaire soient les mêmes sur la marque nationale que sur la MC.

Pourquoi revendiquer une priorité d’ancienneté ?

Une revendication d’ancienneté participe à la réduction du coût d’entretien d’un portefeuille de marques. Avec une revendication d’ancienneté en place, un dépôt national peut être laissé arriver à échéance, permettant alors de réduire les coûts de renouvellements.

Une revendication d’ancienneté peut aussi permettre de justifier d’une histoire ancienne de la marque à travers l’UE et de s’assurer que les tiers sont conscients de vos droits nationaux dans chaque pays. Il en résulte que cela permet non seulement aux titulaires de revendiquer des droits antérieurs nationaux, mais a aussi un effet dissuasif sur les tiers.

Bénéfices résultants du maintien des droits nationaux

Malgré tout, le système d’ancienneté fait l’objet de nombreuses critiques et les éléments qui suivent doivent être pris en compte avant de laisser les droits arriver à échéance :

  • Les dépôts communautaires sont vulnérables aux annulations s’ils n’ont pas été utilisés durant cinq ans. Si une annulation est requise à l’encontre d’une MC, le titulaire doit attester de sa bonne exploitation pour éviter la déchéance de sa marque. Malgré que la plupart des droits nationaux soient sujets aux mêmes exigences d’exploitation, attester de leur usage suffisant dans une juridiction nationale peut être assez aisé. Toutefois, on ne peut pas dire la même chose d’une MC. Notamment, il existe un débat sur le fait qu’utiliser une MC dans une partie seulement de l’UE pourrait suffire à la maintenir. L’examen utilisé par l’OHMI est en général plus strict que celui utilisé par les offices nationaux.
  • Le dépôt peut être annulé sur la base de l’existence d’une marque antérieure dans n’importe quel état membres de l’UE. Le risque d’une telle annulation est particulièrement fréquent dans les cinq premières années de la « vie » du dépôt. Si une MC est annulée après que le dépôt national arrive à échéance, le titre antérieur est perdu à moins que la MC ne soit « convertit ». C’est une procédure coûteuse et il y a débat quant à l’efficacité d’une revendication d’ancienneté dans ce cas particulier.
  • Si vous avez un arrangement contractuel en cours qui dépend de l’existence en continue d’un dépôt national spécifique, ils seront bien entendu affectés de par l’échéance du titre national. Si c’est le cas, vous devrez réaliser un avenant pour chaque licence, frais ou accord pour refléter le changement des titres désormais protégés par une MC plutôt qu’une marque nationale.
  • Des dépôts nationaux étendent fréquemment les droits en dehors des frontières de l’UE sur des territoires qui ont des liens juridiques avec les états/métropoles et qui, par conséquent, peuvent procurer une protection géographique plus étendue qu’une MC seule. Par exemple, une marque danoise porte la protection au Groenland et sur les îles Féroé. De la même façon, un dépôt en France protège sur les territoires corse ainsi que dans les DOM et les TOM (comme la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française, la Guyane française, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint Barthélémy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna ou encore les terres australes et antarctiques françaises).
  • La validité d’une revendication d’ancienneté préalable est ouverte à contestation si un titulaire essaie par la suite de se reposer sur la MC. Si une telle contestation réussie et que le titre national a été autorisé à échoir, les droits dans les pays concernés apparaitrons comme ayant la date de dépôt de la MC comme si aucune revendication d’ancienneté n’avait été formulée.
  • Un enregistrement national de longue durée peut être un atout précieux et une attention particulière doit y être portée avant sa déchéance.
  • En principe, la propriété d’un titre du R-U procure un moyen de se défendre contre une action en infraction au R-U. Aucune défense de ce type n’est possible pour un enregistrement de MC.

Recommandations

L’ancienneté peut être un outil efficace pour aider à renforcer et consolider le droit des marques européen, mais nous recommandons de maintenir des dépôts nationaux dans les territoires clés, en particulier pour les marques au cœur de votre business.

Pour plus d’informations et de conseils sur les revendications d’ancienneté et autres conseils en marques, rapprochez-vous de votre consultant Novagraaf ou contactez-nous via ce formulaire.

Vanessa Harrow est juriste stagiaire au bureau Novagraaf de Manchester.