Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Koffie uit Seattle, of toch niet?

01-12-2017

Het nationale merkenbureau van Singapore oordeelde onlangs dat het beeldmerk van Morinaga Milk voor (melk)koffieproducten niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het bekende Starbuckslogo en derhalve ingeschreven kan worden in het merkenregister. Starbucks lijdt hiermee weliswaar verlies in de oppositieprocedure, maar zou nog wel haar gelijk kunnen halen in een procedure tegen feitelijk gebruik. Wij lichten deze kwestie graag nader toe.

Morinaga Milk Industry Co., Ltd., een van origine Japans bedrijf, diende in 2013 in Singapore een aanvraag in voor haar beeldmerk Mt. Rainier voor een lijn van melkkoffies en lattes. Het merk bestaat uit een zwart-wit cirkelvormig logo met een silhouet van de berg Mt. Rainier, die is gesitueerd in Seattle in de Verenigde Staten.

Starbucks verzette zich tegen de aanvraag met als argument dat dit beeldmerk naar haar mening te veel overeenstemt met haar beroemde ronde, groen-witte zeemeerminlogo. Volgens Starbucks staat het gebruik van vergelijkbare concentrische cirkels centraal in de herkenning van het merk. Starbucks voegde eraan toe dat het beeldmerk van Morinaga Milk een directe verwijzing naar de stad Seattle maakt, dat een sterke koffie- en cafécultuur heeft en bekend staat als de geboorteplaats van Starbucks.

Beoordeling
Volgens de beoordelaar van het Singaporese merkenbureau zijn de concentrische cirkels niet specifiek onderscheidende elementen in het Starbucks beeldmerk. Juist de merknaam Starbucks en de afbeelding van de zeemeermin zijn kenmerkend. Dit contrasteert met het beeldmerk van Morinaga Milk, met daarin de tekst ‘Mt. Rainier’, aangevuld met de subtekst ‘The Mountain of Seattle’ en een afbeelding van een bergketen.

De beoordelaar verwierp ook het argument van Starbucks dat het gebruik van Mt. Rainier bedoeld is om het publiek te misleiden door ze te laten denken dat de koffieproducten van Morinaga Milk uit Seattle komen, aangezien Mt. Rainier een iconische en bekende berg is in die regio. De associatie van de berg met Seattle en de bijbehorende koffiecultuur is volgens de beoordelaar niet direct; de teksten in het logo van Morinaga Milk zijn meer ter duiding van de afgebeelde bergketen. Het is verder onwaarschijnlijk dat een gemiddelde koffiedrinker in Singapore, zelfs als Mt. Rainier als een iconisch symbool van Seattle kan worden gezien, de associatie met Starbucks en Seattle zal maken.

De oppositie van Starbucks werd dan ook verworpen en het beeldmerk van Morinaga Milk kan worden ingeschreven.

Feitelijk gebruik
Als men de twee beeldmerken naast elkaar ziet, dan lijkt de overeenstemming niet erg groot. Maar als men de koffiebekers naast elkaar ziet, dan zal de minder zorgvuldig kijkende koffiedrinker mogelijk wel in verwarring kunnen raken.

Bij het nemen van actie tegen een overeenstemmend merk moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. De (administratieve) procedure tegen de aanvraag van het merk staat los van het nemen van actie tegen het feitelijk gebruik van het inbreukmakende merk. Het is zaak om beide procedures goed op elkaar af te stemmen zodat verlies van de oppositieprocedure geen consequenties heeft voor de beoordeling van overeenstemming en kans op verwarring in de procedure tegen het feitelijk gebruik. Laat u tijdig adviseren over de beste strategie om op te treden.

Theo Visser
Consultant en Partner