Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Eerst niet dan wel: de beoordeling van onderscheidend vermogen

01-08-2016

Om een merk officieel vast te kunnen leggen in een merkenregister, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wordt de inschrijving geweigerd wanneer een merk geen onderscheidend vermogen heeft. De beoordeling van het onderscheidend vermogen is subjectief en afhankelijk van het beleid van de nationale merkenbureaus, dat onder andere wordt gebaseerd op jurisprudentie. Als de aanvraag tot registratie van een merk wordt geweigerd, kan daar wel verweer tegen worden gevoerd. Niet zelden leidt het ingestelde verweer alsnog tot de inschrijving van het merk. Graag lichten wij twee zaken toe, waarbij dit speelde: die van een Armeense mineraalwaterverkoper en een Amerikaanse sportkledingfabrikant.

BJNI in Armenië
Heeft u ooit gehoord van de plaats Bjni in Armenië, waar mineraalwater uit de plaatselijke bron wordt gepompt? Het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) vindt dat Bjni een algemeen bekende plaats (‘geografische aanduiding’ in merkenjargon) in Armenië is en weigerde om die reden de inschrijving van het merk BJNI. Het USPTO baseert zich op gegevens uit Wikipedia. In Bjni wonen 3000 mensen. De plaats is –volgens de informatie op Wikipedia– bekend om zijn fort en kerk, maar op Wikipedia wordt geen melding gemaakt van het feit dat de plaats bekend zou zijn vanwege de natuurlijke waterbronnen. Alleen de eigen website van de aanvrager maakt hier melding van.

De aanvrager van het merk gaat in beroep en stelt dat Bjni niet algemeen bekend is. Het is een klein dorp en het publiek zal de plaats in het algemeen niet kennen als een plaats waar bronwater wordt gewonnen. Het beroep wordt toegewezen omdat de beschikbare gegevens de weigering niet ondersteunen. Er is volgens de beroepsinstantie niet aangetoond dat Bjni een algemeen bekende geografische locatie is. De Amerikaanse consument kent de plaats niet en weet ook niet dat er mineraalwaterbronnen zijn. De weigering wordt verworpen en het merk wordt alsnog ingeschreven in het merkenregister.

Jiujiteiro sportkleding
De aanvrager van het beeldmerk JIUJITEIRO (in speciale schrijfwijze), One Nation Inc, had eenzelfde ervaring. Zij vroeg het merk aan voor sportkleding. Jiujiteiro is Portugees voor een beoefenaar van jiu jitsu. Het merk werd in eerste aanleg geweigerd. Een woordmerk in speciale schrijfwijze kan in principe in het merkenregister worden ingeschreven als de uitvoeringswijze het gebrek aan onderscheidend vermogen van het woord opheft. De vraag is of de gekozen stilering van het woord voldoende onderscheidend is. Naar de mening van het Amerikaanse merkenbureau was dit niet het geval.

De weigering werd in deze zaak verworpen omdat de beroepscommissie van het USPTO van mening was dat het merk in een eigenzinnig cursief handschrift is geschreven en derhalve voldoende onderscheidend is. Wel moet de aanvrager een disclaimer accepteren voor het woord Jiujiteiro. Dit betekent dat de aanvrager rechten verwerft op de specifieke uitvoeringswijze van het merk, maar geen rechten kan uitoefenen op het woord Jiujiteiro.

Indien u een merk wil registreren, is het verstandig om op voorhand advies in te winnen over de registreerbaarheid van het merk in kwestie. Onze consultants adviseren u hier graag over. In het geval de inschrijving van uw merk wordt geweigerd, dan zijn onze consultants u graag van dienst met het voeren van verweer tegen de weigering.

Theo Visser
Consultant en Partner