Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Schot in de roos voor Nina Ricci

13-12-2016

Merkhouders van bekende merken (ook wel ‘merken met een reputatie’ genoemd) kunnen aanspraak maken op een ruimere beschermingsomvang dan merkhouders van niet-bekende merken. De oppositieprocedure tussen de merkhouder van Nina Ricci en de deposant van het woord-/beeldmerk ‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ geeft  inzicht in wat deze ruimere beschermingsomvang inhoudt. De bekendheid van het merk Nina Ricci speelt in deze kwestie een grote rol.

De theorie
In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming tussen twee merken, moet gekeken worden naar de kans dat het relevante publiek de desbetreffende merken met elkaar zal verwarren. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken genereren, waarbij vooral de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken in aanmerking worden genomen.

Ruimere beschermingsomvang bekende merken
De houder van een bekend merk kan in veel landen optreden tegen het gebruik van een jonger teken indien dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of het wordt gebruikt voor producten of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Voor bekende merken geldt dus een ruimere beschermingsomvang dan voor niet-bekende merken. Houders van niet-bekende merken kunnen immers enkel optreden tegen tekens die worden gebruikt voor soortgelijke producten of diensten. Maar hoe zit het met de andere vereisten?

  • Ongerechtvaardigd voordeel halen

Iemand trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het bekende merk wanneer sprake is van meeliften, of ‘free riding’. In een bekend arrest over namaakparfum werd dit ‘kielzog varen’ genoemd. Bij het ongerechtvaardigd voordeel halen uit het merk gaat het niet om de schade aan het merk, maar om het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat overeenstemt met het bekende merk.

  • Afbreuk doen aan het bekende merk

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk is wat ook wel verwatering of verwording tot soortnaam wordt genoemd: het risico dat door gebruik van het merk of daarmee overeenstemmende tekens door derden, de houder van het bekende merk uiteindelijk niet meer in staat is om de exclusieve band met de door dit merk te onderscheiden producten en diensten aan te tonen.

Van afbreuk aan de reputatie (ook wel: reputatieschade) van het merk zal sprake zijn wanneer het overeenstemmende teken op negatieve wijze appelleert aan het merk.

Wanneer bekend?
Wanneer kan worden gesproken van bekendheid? Daarvan is volgens het Europese Hof van Justitie sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden producten of diensten bestemd zijn. Bij de beoordeling dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking genomen te worden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven. De bekendheid van een merk kan worden aangetoond met bijvoorbeeld uit marktonderzoek verkregen gegevens.

De kwestie: Nina Ricci versus Roméo has a Gun
In de oppositieprocedure tussen de merkhouder van het Uniewoordmerk Nina Ricci en het aangevraagde woord-/beeldmerk ‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ oordeelde de Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau dat er sprake was van weinig overeenstemming tussen de merken: de enige overeenkomst tussen de merken is het element ‘Ricci’.

Het woord-/beeldmerk ‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ was echter aangevraagd voor identieke producten als waarvoor het merk Nina Ricci (en Ricci) is geregistreerd, zoals parfums en kleding. Daarnaast kon de bekendheid van het merk Nina Ricci in de procedure worden aangetoond.

De Kamer van Beroep kwam derhalve tot de slotsom dat de merkaanvraag van ‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ moest worden geweigerd, omdat sprake zou zijn van kielzog varen door de aanvrager van laatstgenoemde merk. Ook zou, vanwege de zinssnede ‘has a Gun’, het aangevraagde merk schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van het merk Nina Ricci.

Beroep
De deposant van ‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ ging in beroep bij het Gerecht van de Europese Unie, maar deze instantie bevestigde het oordeel van de Kamer van Beroep.

Het Gerecht voegde daar nog aan toe dat het element ‘Roméo has a Gun’ zou kunnen worden begrepen als een specifiek product van het merk ‘Romano Ricci’, waardoor schade aan het merk Nina Ricci nog aannemelijker is. Ook overweegt het Gerecht dat, omdat Nina Ricci bekend staat om het gebruik van bloemige, romantische en klassieke thema’s voor haar producten en de deposant van het woord-/beeldmerk ook koos voor een bloemige en romantische elementen, het kielzog varen door de deposant van het woord-/ beeldmerk wordt onderstreept.  

Raadpleeg uw Novagraaf consultant voor advies op maat voor de bescherming van uw merken.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf