Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Sportmerk VOLCOM succesvol in domeinnaamgeschillen

17-07-2017

Regelmatig krijgen merkhouders te maken met derden die de merknaam als onderdeel van een domeinnaam vastleggen. Een dergelijke handelswijze kan, indien voldaan wordt aan bepaalde vereisten, bonafide zijn, maar vaak levert het een inbreuk op waartegen op grond van het merkenrecht opgetreden kan worden. Een snelle en veelal goedkope optie is gebruikmaking van een domeinnaamgeschillenregeling. Recente geschillen tussen de houder van het sportmerk VOLCOM en twee .com-domeinnaamhouders zijn een voorbeeld van succesvol gebruik van de ‘Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’.

Domeinnamen
Een domeinnaam fungeert als internetadres. Net als telefoonnummers die zijn opgebouwd uit een landcode, een netnummer en een abonneenummer, is een domeinnaam opgebouwd uit verschillende niveaus. Het laatste gedeelte van de domeinnaam, het topleveldomein, geeft doorgaans aan in welk land de domeinnaam is uitgegeven, zo is novagraaf.nl bijvoorbeeld in Nederland uitgegeven. Het topleveldomein kan ook niet-landgebonden oftewel generiek zijn, bijvoorbeeld .com, .org en .net. Het aantal generieke topleveldomeinen groeit de laatste jaren gestaag. Het gedeelte vóór het topleveldomein bevat een door de onderneming zelf gekozen naam. Om herkenbaar te zijn bestaat deze naam vaak uit de handelsnaam of een merk van een onderneming.

Domeinnaamgeschillenregelingen
In het algemeen geldt dat de eerste aanvrager de domeinnaam verkrijgt en dat elke naam slechts één keer kan worden vergeven. Dit betekent dat je er als ondernemer en/of merkhouder verstandig aan doet om de naam van de onderneming of het merk in de voor de hand liggende varianten en in de voor de onderneming relevante topleveldomeinen te registreren, om zo te voorkomen dat een ander een door de onderneming gewenste domeinnaam al eerder heeft verkregen. Hiertegen is immers niets te doen als de andere partij bonafide is.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Heeft een andere partij een domeinnaam geregistreerd waarin het merk van de merkhouder voorkomt en is die partij niet bonafide dan kan, los van een gang naar de rechter, worden opgetreden op grond van een domeinnaamgeschillenregeling. Voor onder meer de topleveldomeinen .com, .info, .net en .org geldt de zogeheten Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”). Om op grond van de UDRP te kunnen treden dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  1. De domeinnaam waartegen de merkhouder wenst op te treden is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met het merk;
  2. de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
  3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Voor kwesties waarin het gaat om registratie van een domeinnaam van een wederverkoper, distributeur of service provider van een merk(houder) is de OKI DATA-uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO AM Center”) leidend. Hierin werd, reeds in 2001, beslist dat voor dergelijk refererend merkgebruik in een domeinnaam geldt dat dit als bonafide bestempeld wordt wanneer:

  1. op de desbetreffende website daadwerkelijk producten worden verkocht die het merk dragen van de merkhouder;
  2. er géén andere merken worden aangeboden op de desbetreffende site en het merk dus niet misbruikt wordt als lokkertje om vervolgens een concurrerend product aan te bieden;
  3. dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is;
  4. en dat de domeinnaamhouder niet alle domeinnamen die relevant zijn voor de merkhouder heeft geregistreerd en zo de merkhouder de kans ontneemt zelf relevante domeinnamen te registreren.

Een overkoepeld principe uit de OKI DATA-uitspraak is dat het gebruik van een domeinnaam malafide is als ten onrechte een band gesuggereerd wordt tussen de website achter het domein en het merk/de merkhouder.

VOLCOM.norge en .suomi
Mooie voorbeelden waarin de OKI DATA-criteria worden toegepast, zijn twee recente uitspraken waarin wordt geoordeeld over de registratie van de domeinnamen volcomsuomi.com en volcomnorge.com die werden geregistreerd door twee wederverkopers van sportmerk VOLCOM. Suomi is een geografische term voor Finland, Norge is de Noorse benaming van Noorwegen.

De houder van het merk VOLCOM beschikt, veelal reeds sinds de jaren '90, over verschillende merkregistraties voor onder meer kleding (klasse 25) in zowel de Verenigde Staten als in de Europese Unie, waaronder voor het woordmerk VOLCOM en onderstaand beeldmerk:

De domeinnaamhouders van respectievelijk volcomsuomi.com en volcomnorge.com gebruikten de volgende logo’s op hun website waarop VOLCOM-producten werden aangeboden:

In de (vrijwel identieke) uitspraken van 3 juli jongstleden (klik hier en hier) oordeelt het WIPO AM Center dat bij beide domeinnamen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming met het merk VOLCOM, dat de domeinnaamhouders geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen hebben en dat domeinnaamregistraties te kwader trouw zijn verricht en worden gebruikt. Om die reden wordt de klacht van VOLCOM tegen beide domeinnamen gehonoreerd en worden de domeinnamen gecanceld. De OKI DATA-criteria worden in de beoordeling netjes doorlopen, waarbij in beide kwesties van doorslaggevend belang is dat op de desbetreffende websites de valse indruk wordt gewekt dat er sprake is van een band tussen de websites en de merkhouder, hetgeen wordt verstrekt door de prominente weergave van de VOLCOM-merken.

Onze consultants hebben veel ervaring met het voeren van de Uniform Domain Name Dispute Resolution procedures en kunnen u gericht adviseren over de kans op succes.

Frouke Hekker
Competence Centre