Les indications géographiques : Marques et noms de lieux

By Daphne Vervaet,

Comme l'a récemment découvert le Liverpool Football Club, il existe des obstacles à l'enregistrement du nom d'une ville ou d'un autre lieu géographique en tant que marque. Nous vous expliquons ci-après les options et les limites.

Tout comme votre demande de marque peut être refusée si le nom que vous avez choisi est jugé trop descriptif des caractéristiques des produits ou services que vous souhaitez faire protéger sous la marque, il en va de même si elle est refusée pour des raisons de descriptivité de la provenance géographique.

Il existe de bonnes raisons pour cette pratique. Si vous essayez d'enregistrer un nom de lieu pour une gamme de produits ou de services, il est présumé que : (1) le consommateur concerné apercevra les produits/services comme provenant de ce lieu ; et (2) si la demande est acceptée, le titulaire de la marque pourra monopoliser l'utilisation du nom de lieu, qui devrait être libre et accessible à tous.

Par conséquent, les demandes de marques comportant des noms de lieux connus ne sont généralement acceptées que si le nom n’est qu’un de plusieurs éléments de la marque globale. Par exemple, "Liverpool Football Club" et "Liverpool FC" seraient acceptés, contrairement à la demande de marque pour le simple mot "Liverpool", qui a d’ailleurs récemment été rejetée.

Cela dit, cette restriction ne s'applique pas nécessairement à tous les noms géographiques ou à tous les clubs de football. Par exemple, le Chelsea FC et le Tottenham FC ont tous deux des enregistrements protégeant leurs noms de lieux en tant que marques verbales, et il semble que ceux-ci aient été plus facilement acceptés bien qu'ils désignent des "zones" géographiques plus petites, plutôt que des noms de villes.

Avantages et pièges potentiels

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter faire référence à un lieu géographique dans votre marque. Etablir une connexion directe entre le lieu d'origine de l'entreprise et son produit ou service est souvent une source de fierté, comme on peut le constater dans de nombreuses entreprises "Yorkshire XYZ" (par exemple Yorkshire Tea, Yorkshire Energy, Yorkshire Bank...). De même, l'indication de l'origine géographique peut également être un avantage lorsqu'il s'agit de suggérer aux consommateurs potentiels la qualité ou l'authenticité.

Cependant, de tels enregistrements – s’ils sont accordés - n'offriront qu'une protection limitée et surtout pas un monopole. En effet, tout enregistrement de marque contenant un nom géographique ne confère pas à son titulaire le droit d'engager automatiquement une action en contrefaçon contre un tiers au motif qu'il a utilisé ce nom géographique. L'évaluation de la similitude dans les oppositions ou les actions en contrefaçon portera davantage sur la question de savoir s'il existe d'autres éléments distinctifs communs qui rendent les marques identiques ou similaires. En d'autres termes, l'utilisation d'une marque peut apporter une certaine reconnaissance de la marque par les consommateurs mais pas nécessairement une protection à titre de marque à proprement parler, car il serait toujours possible pour un tiers d'enregistrer également une marque comportant le même nom géographique, pour les mêmes produits et services, à condition d’y adjoindre des éléments distinctifs différents.

En outre, si vous choisissez une marque comprenant des éléments descriptifs supplémentaires (par exemple, "The Liverpool Carpet Shop"), vous pourriez également constater que vous n'êtes pas le seul à avoir choisi ce nom et que vous ne serez pas dans la mesure de vous opposer à cet usage par un tiers.

Conseils et astuces pour parvenir à l’enregistrement

S’il est néanmoins important d’établir une connexion entre vos produits ou services et un lieu géographique, il existe plusieurs façons de renforcer votre demande de marque.

Tout comme pour les signes non distinctifs en général, certaines demandes de marques basées sur un lieu géographique auront plus de chances de surmonter un refus éventuel si le demandeur est capable de démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si le demandeur réussit à prouver que le public concerné reconnaît le nom commercial comme provenant de son entreprise, suite à un usage intensif ou de longue durée, la demande aura plus de chances d’aboutir.

Une autre option pourrait consister à enregistrer le nom géographique en tant que marque figurative, c'est-à-dire en demandant l’enregistrement d’un logo stylisé. Toutefois, le logo devrait contenir une stylisation importante pour qu'il remplisse les conditions nécessaires à la reconaissance du caractère distinctif, et par ailleurs, un tel enregistrement vous permettrait d'agir uniquement contre la violation du logo dans son ensemble, et ne vous donnera donc pas nécessairement de droits sur l'élément géographique de la marque.

Il convient également de noter qu'il existe des noms régionaux protégés par des indications géographiques, bien que ceux-ci s'appliquent généralement à des produits spécialisés qui ont acquis une réputation importante dans une certaine région, comme le Champagne, le Parmesan et l'Irish Whiskey. Les propriétaires de marques doivent veiller à ce que toute marque qu'ils conçoivent ne rentre pas en conflit avec les règles relatifs à ces indications géographiques.

Peser le pour et le contre

Les titulaires de marques devront se poser la question de savoir si l'exploitation d'un nom de lieu (ou, plus largement, toute marque descriptive) dans le nom de leur entreprise ou de leur produit ou service est réellement nécessaire et ainsi évaluer la plus-value d’une telle marque, compte tenu des difficultés liées à l’obtention de l’enregistrement de la marque et des limitations potentielles de cette protection, même une fois obtenue.

Si l’usage de ce nom de lieu est nécessaire, le titulaire de marque doit s’assurer que sa marque comporte suffisamment d'éléments distinctifs pour la distinguer dans l'esprit du public concerné et des examinateurs; par exemple, par un logo stylisé ou un ou plusieurs combinaisons de termes distinctifs qui rend(ent) le signe unique. 

Bien que certaines entreprises aient réussi à coopter un lieu géographique sans rapport avec leur activité en tant que nom unique (par exemple, Amazon), de tels enregistrements risquent d'être contestés par le territoire en question, comme l'a récemment constaté à ses dépens le supermarché Iceland. Lorsque votre demande porte sur un nom de lieu qui n'a aucun rapport avec votre entreprise ou vos produits ou services, il reste conseillé de ne pas exploiter ce nom.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un CPI avant d'entamer des démarches coûteuses. Pour obtenir des opinions et avis plus approfondis sur ce sujet ou sur tout autre sujet relatif à la propriété intellectuelle, adressez-vous à votre conseil chez Novagraaf ou contactez-nous via l’adresse mentionnée ci-dessous.

Daphné Vervaet, Juriste en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf Belgique

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