Medeaanvragers en het recht om prioriteit te claimen bij een octrooi in de EU

Door Stéphanie Landais-Patarin,

Het vaststellen van geldige prioriteitsaanspraken bij octrooien kan voor medeaanvragers een uitdaging zijn in Europa, legt Stéphanie Landais-Patarin uit.

Het recht om aanspraak te maken op prioriteit/voorrang is opnieuw voorgelegd aan de uitgebreide Kamer van Beroep, specifiek met betrekking tot de Europese regionale fase-aanvragen die zijn afgeleid van aanvragen in het kader van het Patent Cooperation Treaty (PCT). Een PCT-aanvraag was ingediend met A als aanvrager voor de VS en B als aanvrager voor andere landen (met name in Europa), maar met aanspraak op prioriteit van een door A ingediende octrooiaanvraag voor de VS.

Bij gebreke van een overdracht van het prioriteitsrecht van A aan B, werd de prioriteit niet geldig geacht en werd het Europees octrooi (EP) herroepen op basis van documenten die na de datum van indiening van de prioritaire octrooiaanvrage voor de VS waren gepubliceerd.

Medeaanvragers en Europese octrooien

In beroep beriep de octrooihouder zich op de door het Europese Octrooi Bureau (EOB) gevolgde "mede-aanvragers-benadering". Deze benadering houdt in  dat in het geval van een door medeaanvragers ingediende octrooiaanvraag het volstaat dat ten minste één van de medeaanvragers de prioriteitsaanvraag heeft ingediend waarmee  de latere octrooiaanvraag van de voorrangsdatum als indieningsdatum kan worden aangemerkt. De octrooihouder voerde aan dat deze benadering geldig was omdat een PCT-aanvraag hetzelfde effect moet hebben als een EP-aanvraag, en dat in het geval van een EP-aanvraag verschillende aanvragers in verschillende lidstaten medeaanvragers zijn.

Voor de beslissing heeft de Kamer van Beroep besloten een alternatieve benadering te volgen. , Volgens deze benadering is  het toepasselijke recht het recht  van het rechtsgebied waarin om bescherming wordt verzocht d.w.z. het Europees Octrooiverdrag (EOV). Het EOV legt  geen enkele formaliteit op met betrekking tot de overdracht van het recht van voorrang. De indiening van de PCT-aanvraag zou dus juist het bewijs zijn dat het recht van voorrang "impliciet" aan andere landen is toegekend, aangezien A ermee heeft ingestemd dat B de aanvrager is voor andere landen dan de VS.

Aan de uitgebreide Kamer van Beroep werden  de volgende vragen gesteld:

  1. Verleent het EOV aan het EOB de bevoegdheid om te bepalen of een partij geldig aanspraak maakt op de hoedanigheid van rechtsopvolger in de zin van artikel 87, lid 1, sub b, EOV?

Opgemerkt wordt dat dit niet de eerste keer is dat deze bevoegdheidsvraag aan de orde wordt gesteld, en dat hierover nog moet worden beslist.

  1. Indien het antwoord op vraag I bevestigend luidt: Kan een partij B zich geldig beroepen op het in een PCT-aanvrage geclaimde prioriteitsrecht met het oog op het inroepen van voorrangsrechten op grond van artikel 87, lid 1, EOV wanneer:

1) een PCT-aanvraag partij A aanwijst als aanvrager voor uitsluitend de VS en partij B als aanvrager voor andere aangewezen staten, met inbegrip van regionale EP-bescherming, en

2) de PCT-aanvraag aanspraak maakt op de voorrang van een eerdere octrooiaanvraag waarin partij A als aanvrager is genoemd, en

3) de in de PCT-aanvraag geclaimde prioriteit in overeenstemming is met artikel 4 van het Verdrag van Parijs?

Octrooiaanvragers die met deze prioriteitsproblemen worden geconfronteerd, wachten met spanning op de beslissing van de uitgebreide kamer van beroep. Intussen moet a priori de voorkeur worden gegeven aan de "mede-aanvrager-benadering" die in het kader van PCT-aanvragen wordt gevolgd.

Neem gerust contact op met een van onze Europese octrooigemachtigden voor verdere begeleiding of ondersteuning, of neem hieronder direct contact met ons op.

Stéphanie Landais-Patarin is octrooi consultant bij Novagraaf in Parijs.

Laatste inzichten

Hot topics

Rebranding van generieke geneesmiddelen door parallelimporteurs: wanneer is dat toegestaan ?

Het recht om een geneesmiddel uit het ene EU-land te exporteren en in een ander EU-land in te voeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder is toegestaan op grond van  het EU-beginsel van het vrije verkeer van goederen. De regel geldt voor zowel generieke als originele merkgeneesmiddelen mits aan de specifieke nationale en EU-voorwaarden voor parallelimport van geneesmiddelen wordt voldaan. 

Door Novagraaf Team,
Rebranding van generieke geneesmiddelen door parallelimporteurs: wanneer is dat toegestaan ?
Nieuws en opinie

Registratie van een niet-conventioneel merk of vormmerk: een somber vooruitzicht voor de Louboutins van de toekomst?

Niet-conventionele merken zijn merken die een vorm, kleur, geur of geluid beschermen. Ondanks dat ze maar een klein deel uitmaken van alle merken in het register, zijn ze een populair en innovatief middel voor bedrijven om hun producten of diensten te onderscheiden.

Door Novagraaf Team,
Registratie van een niet-conventioneel merk of vormmerk: een somber vooruitzicht voor de Louboutins van de toekomst?
Nieuws en opinie

Aftellen naar INTA 2023: brand protection gaat niet alleen over merken

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Trademark Association (INTA) vindt dit jaar plaats in Singapore (16-20 mei) en belooft een boeiende conferentie te worden. De sessies die voor  de conferentie zijn gepland, benadrukken dat merkenrechten niet de enige rechten zijn waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om brand protection.

Door Luke Portnow,
Aftellen naar INTA 2023: brand protection gaat niet alleen over merken

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.