Pensez également au certificat d’utilité pour protéger votre invention !

By Samir Affari,

Le brevet est sans aucun doute le titre de propriété industrielle le plus adapté pour conférer à son propriétaire un monopole durable d’exploitation (jusqu’à 20 ans et au-delà dans certains cas pour les produits pharmaceutiques). Cependant, dans certaines situations, le certificat d’utilité peut se positionner comme une alternative très pertinente !

Le certificat d’utilité français est un titre de propriété qui ne doit pas être confondu avec le « modèle » français qui lui vise à protéger les caractéristiques esthétiques d’un produit. Le certificat d’utilité français (plus communément d’ailleurs désigné par « modèle d’utilité » à l’international), tout comme le brevet, permet de protéger une invention technique avec, toutefois, une procédure d’examen allégée par rapport à celle du brevet.

Le certificat d’utilité, c’est quoi ?

Le certificat d’utilité se présente sous la même forme qu’un brevet français qui sont tous deux des titres délivrés par l’INPI et qui donnent à leur propriétaire un monopole d’exploitation sur leur invention. En particulier, le certificat d’utilité contient un titre, une description, des figures si besoin et des revendications qui délimitent la portée de la protection conférée par le titre.

La demande de certificat d’utilité, comme la demande de brevet français, peut être utilisée comme base pour invoquer le droit de priorité et est également publiée rapidement après 18 mois à compter de sa date de dépôt (ou de sa date de priorité le cas échéant).

Quelles sont les différences entre un brevet et un certificat d'utilité ?

Un grand nombre d’articles et de règles du code de la propriété intellectuelle qui s’appliquent aux demandes de brevets français, et brevets français, s’applique également aux demandes de certificat d’utilité et certificats d’utilité. Toutefois, des différences notables sont à mettre en exergue :

Contrairement à une demande de brevet, la demande de certificat d’utilité n’est pas examinée sur le fond. En particulier, il n’y a pas d’établissement de rapport de recherche, ni d’opinion quant à la nouveauté et l’activité inventive de l’objet tel qu’il est revendiqué. En effet, la demande de certificat d’utilité subit uniquement un examen formel qui est effectué avant sa délivrance.

Il est à noter également que la durée maximale de la protection accordée au certificat d’utilité est plus courte que celle attribuée au brevet. En effet, le certificat d’utilité est valable maximum 10 ans à compter de son dépôt, alors que le brevet est quant à lui délivré pour une période maximale de 20 ans à compter de son dépôt (moyennant, pour les deux titres, paiement des annuités).

Il n’existe par ailleurs pas de voie centralisée pour obtenir un certificat d’utilité dans plusieurs pays à la fois, au contraire de la demande PCT ou encore du brevet européen. Il n’est pas non plus possible de demander un certificat complémentaire de protection (CCP) pour prolonger la durée de la protection conférée par un certificat d’utilité, ce CCP pouvant être demandé lorsque l’invention d’un brevet appartient aux domaines pharmaceutiques ou phytosanitaires. Il est à noter également qu’il n’y a pas non plus de procédure d’opposition prévue pour les certificats d’utilité.

Quels sont alors les avantages attribués à un certificat d’utilité ? 

En conséquence de ce qui précède, le certificat d’utilité peut alors être utile pour protéger des inventions à durée de vie courte. Par ailleurs, du fait du non-établissement du rapport du recherche, il permet d’obtenir un titre plus rapidement et à moindre coût qu’un brevet.

Par exemple, pour les inventions que l’on peut considérer à durée de vie courte, soit par exemple celles qui seront rapidement obsolètes, 10 années au plus de protection peuvent être tout à fait suffisantes. En effet, dans les domaines technologiques évoluant extrêmement vite, le certificat d’utilité peut parfois être un choix judicieux. De plus, un certificat d’utilité est de facto moins onéreux à obtenir. En effet, le travail du Conseil en propriété industrielle relatif à l’examen quant au fond appliqué habituellement aux demandes de brevet est ici amoindri. De plus, seule la taxe de dépôt est à payer à l’INPI au moment du dépôt (26€ ou 13€ (*)) pour un certificat d’utilité alors qu’une taxe de recherche est dûe (546€ ou 273€ (*[i])) pour un brevet.

Il est également à noter que le certificat d’utilité peut aussi servir à protéger des inventions dont la brevetabilité (nouveauté et activité inventive en particulier) n’est pas certaine mais dont on souhaite néanmoins obtenir un titre officiel. Ce titre officiel peut donc tout de même jouer un rôle dissuasif ou être utilisé pour valoriser un objet technique. En bref, le certificat d’utilité peut se trouver être un outil intéressant pour tout portefeuille de propriété industrielle, que celui-ci appartienne à des Start-up, TPE, PE, PME, ETI ou encore GE.

Comment utiliser/exploiter un certificat d’utilité ?

Le certificat d’utilité peut aussi servir dans les cas où l’on n’est pas encore certain de vouloir obtenir un brevet. En effet, depuis le 11 janvier 2020, il est possible de convertir une demande de certificat d’utilité en une demande de brevet, ou réciproquement si la transformation est requise avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication, environ 16 mois à compter de son dépôt. Pour permettre la transformation de demande de certificat d’utilité en demande de brevet, le paiement d’une taxe de recherche sera exigé ce qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport de recherche accompagné de son opinion.

Le certificat d’utilité peut aussi être directement utilisé contre un concurrent que l’on présume contrefacteur dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cependant, comme il n’a pas été examiné sur le fond, il est nécessaire de faire établir préalablement par l’INPI un rapport de recherche. Pour ce faire, le demandeur doit présenter une requête en établissement du rapport de recherche auprès de l’INPI, et payer une taxe de recherche associée de sorte à pouvoir discuter de la nouveauté, de l’activité inventive et de l’application industrielle du ou des objets revendiqués par le certificat d’utilité.

(*) Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.

Si vous avez des questions ou souhaitez nous contacter sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à pat.fr@novagraaf.com.

Samir Affari, Mandataire Européen en Brevets auprès de l'OEB– Brevets, Novagraaf, France

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