Geen hoofdpijn voor Barbie: Mattel wint in strijd om bescherming poppenhoofd
De uitspraak van het Gerecht van de EU van 1 december 2021 bevestigt opnieuw dat noch marktvoorkeuren, noch commerciële of esthetische overwegingen als grenzen aan de vrijheid van vormgeving worden beschouwd, legt Julia Schefman uit.
Ondanks de poging van Jieyang Defa Industry Co Ltd., om te bewijzen dat de vrijheid van een ontwerper wordt gelimiteerd door esthetische en commerciële belangen, heeft het Gerecht besloten dat noch marktvoorkeuren noch commerciële en esthetische belangen een rol spelen in het beoordelen van de vrijheid van de ontwerper. Mattel, de eigenaar van de rechten op de wereldberoemde Barbiepop, boekte onlangs succes in een doorhalingsactie van een modelregistratie van een poppenhoofd dat sterk op Barbie lijkt. Julia Schefman laat haar licht over de zaak schijnen.
Bescherming van een geregistreerd model
Wanneer het individuele karakter van het model wordt beoordeeld, wordt gekeken naar vier verschillende factoren. Ten eerste de sector waarin het model zich bevindt; ten tweede wie in het specifieke geval gezien moet worden als de geïnformeerde gebruiker; ten derde de mate van bewustzijn met betrekking tot eerdere modellen en de mate van aandacht in het vergelijken van de modellen en ten vierde de vrijheid van de ontwerper.
Achtergrond van het geschil
Op 7 mei 2014, heeft Jieyang Defa Industry Co Ltd. (‘Jieyang’) een aanvraag voor de registratie van een Gemeenschapsmodel ingediend voor klasse 21 van de Locarno-classificatie; de klasse voor onder meer spelletjes en speelgoed. Het model waarvoor de aanvraag is ingediend bestaat uit het hoofd van een pop met bepaalde gezichtskenmerken, een gat aan de onderkant van het hoofd (om het vast te maken aan een poppenlijf) en zonder haar. Als reactie op deze aanvraag, heeft Mattel Inc, beroemd als eigenaar van het merk BARBIE, op 4 augustus 2017 een doorhalingsactie gestart Mattel stelde zich op het standpunt dat het poppenhoofd waarvoor bescherming wordt verzocht door Jieyang niet voldoet aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter, onder meer vanwege het bestaan van eerdere modellen Defa Doll en Barbie CEO Sculpture. Als bewijs, overlegt Mattel een catalogus uit 2008 waarin een afbeelding van een Barbiepop te zien is.
Op 10 juli 2019, heeft de Nietigheidsafdeling van EUIPO besloten dat de vervallenverklaring inderdaad toegewezen kon worden en besloot daarmee dat het model ongeldig was op basis van het ontbreken van eigen karakter. Naar aanleiding van deze beslissing besloot Jieyang in hoger beroep te gaan bij de Kamer van Beroep van EUIPO. Op 14 december 2020, wees de Kamer van Beroep het beroep af. Ook de Kamer van Beroep is van mening dat het model geen eigen karakter heeft en wekt het aangevraagde model dezelfde algemene indruk op de geïnformeerde gebruiker dan eerdere modellen. Jieyang was het ook niet eens met deze beslissing en stapte naar het Gerecht.
Beslissing van het Gerecht
Het Gerecht begint met het definiëren van de geïnformeerde gebruiker en is het met de Kamer van Beroep eens dat in deze zaak de geïnformeerde gebruiker iedereen van het algemene publiek kan zijn. Hier valt bijvoorbeeld een kind onder, maar ook volwassenen die de poppen voor de kinderen kopen of verzamelaars van poppen. Het Gerecht acht deze geïnformeerde gebruiker bekend met de eigenschappen van poppen en de hoofden van deze poppen.
Als volgende stap beoordeelt het Gerecht de mate van vrijheid van de ontwerper bij het ontwerpen van het hoofd van de pop. Deze vrijheid kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld regels omtrent bepaalde producten of de functies van het product. Hierbij geldt dat hoe meer vrijheid de ontwerper heeft, hoe groter de veranderingen moeten zijn om een significant verschil in algemene indruk te maken en vice versa.
Met betrekking tot de vrijheid van de ontwerper, bracht Jieyang naar voren dat de ontwerper beperkt zou zijn in het ontwerpen van het hoofd van de pop door schoonheidsstandaarden en marktvoorkeuren. Het Gerecht is echter van mening, zoals ook bevestigd in eerdere zaken, dat esthetische en commerciële belangen geen invloed hebben op de vrijheid van de ontwerper in het maken van de modellen. Dit leidt ertoe dat het Gerecht het eens is met de Kamer van Beroep dat de ontwerper in hoge mate vrij was in het ontwerpen van het poppenhoofd en dat deze vrijheid niet gelimiteerd is door marktvoorkeuren.
Bij het vergelijken van de algemene indruk die het aangevraagde model wekt ten opzichte van eerdere modellen, heeft Gerecht meerdere overtuigende gelijkenissen bij de modellen gevonden zoals; een lichte huid, een ovaal gezicht en licht gekromde bruinkleurige wenkbrauwen. Het Gerecht constateert ook enkele verschillen: het aangevraagde model bevat namelijk een haarlijn maar geen haar en heeft een gat aan de onderkant van het hoofd.
Het Gerecht besluit dat deze verschillen niet genoeg zijn om een andere algemene indruk te maken bij de geïnformeerde gebruiker omdat deze gebruiker zal begrijpen dat het gat gebruikt zal worden om het poppenhoofd aan een poppenlichaam te bevestigen en dat het hoofd bedekt zal worden met haar. Verder worden gedeeltes van een model die niet zichtbaar zijn bij normaal gebruik, niet beschermd. Dit is ook het geval bij het gat in het hoofd van de pop en de vorm van het hoofd.
Kortom, het hoger beroep van Jieyang slaagt niet en de doorhaling van de modelregistratie blijft in stand.
Voor advies over de registratie van modellen, handhaving van modelrechten of voor hulp bij nietigheidsacties, kunt u steeds contact opnemen met uw Novagraaf consultant of via de button hieronder.
Julia Schefman werkt bij de afdeling Knowledge Management van Novagraaf in Amsterdam.