Merkverwarring in meertalige context: analyse van het Schweppes May Tea-arrest

Met 24 officiële talen en drie officiële alfabetten kan het beoordelen van het risico op merkverwarring binnen de EU een echte hoofdbreker zijn. Louise Péchoux bespreekt het gevolg van taalkundige diversiteit in het kader van de recente uitspraak van het Gerecht van de EU over het merk Schweppes May Tea. 

In zijn arrest van 25 februari 2025 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie over de mogelijke begripsmatige vergelijking tussen twee merken in twee verschillende talen en alfabetten (gevoegde zaken T1066/23 tot T1069/23). 

Achtergrond van de zaak 

In 2020 diende May OOO een vordering tot nietigverklaring in tegen EU-merken met woordelementen in het Engels, die waren ingeschreven op naam van Schweppes International Ltd. op basis van haar oudere merken in het Russisch en Cyrillisch (zie onderstaande conflicterende merken). Alle merken verwijzen naar soortgelijke waren, met name “thee” in klasse 30. 

Van thee tot taalkunde 

Op het eerste gezicht lijken de merken weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar wie een basiskennis van het Russisch en Engels heeft, herkent misschien dat de termen МАЙСКИЙ ЧАЙ en MAY TEA dezelfde letterlijke betekenis hebben. Om die reden stelde May OOO dat het relevante publiek — de Letse consument met kennis van zowel het Engels als het Russisch de merken rechtstreeks met elkaar zal associëren. 

Deze analyse werd bevestigd door de kamer van beroep van het EUIPO, die de begripsmatige identiteit erkende, verwarringsgevaar vaststelde en daarom de Schweppes May Tea-merken nietig verklaarde. Hoewel niet wordt betwist dat consumenten de verschillen tussen de tekens zullen opmerken, oordeelde de kamer van beroep dat het aannemelijk is dat de consument het betwiste merk MAY TEA zal zien als een variant van het merk МАЙСКИЙ ЧАЙ, aangepast voor alle consumenten op de gehele EU-markt. 

De beslissing van het Gerecht 

Hoewel het Gerecht van de Europese Unie de begripsmatige identiteit van de merken erkent, benadrukt het in zijn arrest dat het verwarringsgevaar afhangt van een onderlinge samenhang tussen alle relevante factoren.  

Deze factoren kunnen onder meer zijn:  

• de soortgelijkheid van de betrokken waren, het onderscheidend vermogen van de tekens, de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming, de bekendheid van het oudere merk, enzovoort. Voor May OOO waren de enige criteria ter ondersteuning van haar argument de soortgelijkheid van de aangeduide waren en de begripsmatige identiteit van de tekens, terwijl verschillende andere factoren haar stelling over verwarringsgevaar juist ondermijnen, namelijk: 
• Een gebrek aan visuele overeenstemming, een criterium dat des te belangrijker is, omdat de aankoop van thee in wezen gebaseerd is op het visuele aspect van het product. Hierbij verdient een speciale vermelding de figuratieve elementen van de merken, die in de algemene analyse van het verwarringsgevaar wel werden meegenomen, maar in de vergelijking van de tekens werden uitgesloten omdat het Hof oordeelde dat zij elk onderscheidend vermogen missen. 
• Zeer geringe of geen fonetische overeenstemming (de uitspraak van het merk MAY TEA is “mei-tii”, terwijl die van het merk МАЙСКИЙ ЧАЙ “mai-ski-tchai” is); 
• Een gebrek aan onderscheidend vermogen van de termen “tea” en “чай” om goederen aan te duiden die met thee verband houden, waardoor de begripsmatige identiteit bij de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar beperkt is (hoewel ook wordt erkend dat de elementen ‘may’ en “майский” een normaal onderscheidend vermogen hebben). 

Rekening houdend met al deze factoren kwam het Gerecht tot de conclusie dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, en vernietigde de beslissingen van de kamer van beroep van het EUIPO. 

Beoordeling van het verwarringsgevaar voor vertaalde merken 

Dit arrest biedt de gelegenheid om de balans op te maken van de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen twee merken in verschillende talen — een methode die het Gerecht hier opnieuw onder de aandacht brengt en toepast. 

Allereerst is het taalkundige verschil op zich niet voldoende om uit te sluiten dat er begripsmatige overeenstemming bestaat. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument de merken waarmee hij in aanraking komt niet grondig zal analyseren en evenmin een gedetailleerde taalanalyse zal uitvoeren, zeker niet bij dagelijkse aankopen. Daarom moet de beoordeling van de begripsmatige gelijkenis gebaseerd zijn op de spontane perceptie van de consument. 

In dit arrest voerde Schweppes aan dat de vergelijking van de betekenis van de merken voor het Letse publiek een intellectuele inspanning in twee stappen vergt: eerst de vertaling van MAY TEA naar het Lets, en vervolgens de vertaling van МАЙСКИЙ ЧАЙ naar het Lets. Volgens Schweppes is het onwaarschijnlijk dat de consument zo’n analyse maakt wanneer hij goederen koopt in een supermarkt. 

Het Gerecht wijst er echter op dat de consument een onmiddellijke begripsmatige verbinding kan leggen door rekening te houden met: 

(i) de taalkundige kennis van het relevante publiek, en 

(ii) de mate van verwantschap tussen de betrokken talen en de termen die daadwerkelijk in de tekens worden gebruikt. 

Het Letse publiek beschikt over minstens een basiskennis van het Engels en het Russisch (het Gerecht erkent formeel slechts een basiskennis van het Russisch bij het Letse publiek, terwijl het in de zaak Plombir al heeft vastgesteld dat kennis van het Russisch in de Baltische staten een algemeen bekend feit is). De termen “may” en “tea” in het Engels en ‘майский’ en “чай” in het Russisch zijn basisbegrippen binnen deze talen. Daarbij wordt opgemerkt dat “may” dicht bij de Letse equivalent “maijā” ligt. Het Gerecht concludeert dat er sprake is van een onmiddellijke begripsmatige toenadering tussen de merken, zonder dat een dubbele intellectuele inspanning of ingewikkeld mentaal proces nodig is. Bovendien wordt deze spontane perceptie versterkt doordat de grammaticale structuur van de woorddelen in de conflicterende merken identiek is: een bijvoeglijk naamwoord gevolgd door een zelfstandig naamwoord. 

Conceptuele identiteit betekent dan niet slechts een eenvoudige vertaling van een merk, maar een onmiddellijke vertaling in de geest van de consument. De verschillen tussen de tekens ROTKÄPPCHEN en RED RIDING HOOD zijn bijvoorbeeld te groot om een directe begripsmatige benadering mogelijk te maken (T128/15). Hoewel het hier inderdaad om een vertaling gaat, zal deze niet onmiddellijk duidelijk zijn voor de consument, omdat de termen zelf niet behoren tot de basiswoordenschat van het Duits en Engels en bovendien een verschillende structuur hebben. 

Hoewel in het May Tea-arrest begripsidentiteit wordt erkend, is dat op zichzelf niet voldoende om aan te tonen dat er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat. In de praktijk is dit zelden voldoende voor het Gerecht, dat — zoals we eerder zagen — het grootste gewicht toekent aan de onderlinge samenhang van alle relevante factoren. Dit blijkt ook uit de gevoegde zaken BALLON D'OR/GOLDEN BALLS (C581/13 P en C582/13 P), waarin het Hof van Justitie van de EU bevestigde dat een geringe mate van overeenstemming toch voldoende kan zijn als er een andere relevante factor aanwezig is, zoals de bekendheid van het oudere merk. 

In een andere beslissing, vergelijkbaar met de May Tea-uitspraak, erkende het Hof juist het gevaar van verwarring tussen het oudere Duitse merk B-WOHNEN en het aangevraagde merk in het Engels B.HOME. De merken vertonen echter slechts een geringe visuele en fonetische overeenstemming en een beperkte begripsmatige gelijkenis. Het onderscheidend vermogen van de merken is ook laag, en het publiek heeft bovendien een bovengemiddeld aandachtsniveau ((10 februari 2021, T-821/19, niet gepubliceerd)). Wat hier waarschijnlijk in het voordeel van het verwarringsgevaar heeft gewerkt, is de combinatie van visuele en fonetische overeenstemming naast de begripsmatige gelijkenis. 

In vergelijking met de beslissing in de zaak B-WOHNEN/B.HOME lijkt het verschil in alfabet een doorslaggevende rol te hebben gespeeld bij het niet vaststellen van verwarringsgevaar in de May Tea-zaak. We merken op dat het Cyrillische alfabet een officieel EU-alfabet is sinds de toetreding van Bulgarije in 2007. Een vergelijkbare benadering zou waarschijnlijk ook gelden voor merken in Chinese karakters (tenzij het bijvoorbeeld om een transliteratie gaat, wat een zekere mate van fonetische gelijkenis zou impliceren). 

Belangrijkste conclusies uit het Schweppes May Tea-arrest 

Door May OOO in het ongelijk te stellen en de kant van Schweppes te kiezen, toont het Gerecht van de EU zich aanzienlijk terughoudender (duidelijk meer dan het EUIPO!) om een merk af te wijzen, op basis van het feit dat het een vertaling is van een ouder merk in een andere taal. Deze benadering is begrijpelijk, omdat een andere uitkomst zou neerkomen op een vergaande uitbreiding van het merkenmonopolie, waarbij een merk ook bescherming zou genieten voor al zijn vertalingen.  

Het arrest onderstreept dan ook het belang van een beoordeling die alle relevante factoren meeweegt, en benadrukt in het bijzonder de sleutelrol van het visuele aspect — vooral bij de aankoop van alledaagse producten. 

Het Schweppes May Tea-arrest is bovendien een geruststellende uitkomst voor professionals in het merkenrecht: zij hoeven (voorlopig) hun onderzoek naar de beschikbaarheid of geldigheid van een merk nog niet standaard uit te breiden naar alle mogelijke vertalingen. Toch blijft voorzichtigheid geboden, vooral wanneer sprake is van talen met een duidelijke verwantschap of wanneer een ouder merk met een gevestigde reputatie in het geding is. 

Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.  

Dit artikel is geschreven door Louise Péchoux, merkengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Parijs.