Merken en domeinnamen

Premier Theresa May heeft namens het Verenigd Koninkrijk het aanbod van de Europese Unie aanvaard om de Brexit te verlengen tot 31 oktober, waardoor een 'harde Brexit' op 12 april is vermeden. De vertraging is flexibel in die zin dat het Verenigd Koninkrijk op een eerder tijdstip kan vertrekken, als het Britse parlement ervoor kiest om de terugtrekkingsovereenkomst te aanvaarden. Dit lijkt onwaarschijnlijk, gezien het feit dat het parlement deze al drie keer heeft verworpen. Premier May hoopt echter nog steeds op een uittredingsdatum van 22 mei, zodat het Verenigd Koninkrijk niet aan de EU-verkiezingen hoeft deel te nemen. In afwachting van verdere ontwikkelingen, informeren wij u graag over de vermoedelijke gevolgen van de Brexit voor uw merk- en/of modelregistratie(s) of -aanvragen met geldigheid voor de EU.

Stone Brewing Company uit Escondido in Californië, de Verenigde Staten, heeft een rechtszaak aangespannen tegen MillerCoors Brewery uit Chicago in verband met inbreuk op haar merknaam STONE. Theo Visser belicht deze zaak en de criteria voor merkinbreuk.

De beschermingsomvang van een merk is in beginsel beperkt tot de mogelijkheid om op te treden tegen het gebruik en/of de registratie van een overeenstemmend merk voor identieke en soortgelijke producten of diensten als waarvoor het merk is geregistreerd. Wat precies als soortgelijke of niet-soortgelijke producten/diensten wordt gezien, is niet altijd goed te voorspellen. Casper Hemelrijk bespreekt de recente uitspraak van het EUIPO betreffende het merk ICEBERG en het (identieke) aangevraagde teken ICEBERG, waarin de vraag centraal staat in hoeverre niet-alcoholische dranken soortgelijk zijn aan alcoholhoudende dranken.

De bekende Schotse voetbalclub Aberdeen FC heeft een strijd tegen port- en sherryproducent Sandeman verloren. De voetbalclub liet door een plaatselijke distilleerderij whisky produceren onder de merknaam Dons Dram als merchandise-artikel. Sandeman protesteerde op basis van haar merk Don Fino, met op het etiket een afbeelding van een man in een Portugese studentencape en met wijde Spaanse hoed, die de Don wordt genoemd. Theo Visser geeft zijn blik vanaf de zijlijn.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter en haar man Shawn Corey Carter, beter bekend onder de naam Jay-Z, zijn verwikkeld in een langdurige strijd om het behoud van het merk BLUE IVY CARTER, genoemd naar hun oudste dochter. De kwestie draait om de vraag of ze wel of niet het voornemen hebben om het merk te gaan gebruiken, de zogeheten intent to use. Theo Visser belicht deze kwestie.

Het Amerikaanse televisienetwerk HBO heeft de oppositie tegen de registratie van het merk Game of Vapes verloren. Volgens HBO zou er verwarring kunnen ontstaan met haar bekende tv-serie Game of Thrones. Theo Visser licht de beslissing van het Britse merkenbureau toe.

Onlangs heeft de beroepscommissie van het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) zich gebogen over de vraag of het aangevraagde merk NABOSO en verschillende merken BAREFOOT op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. De vraag die daarbij centraal stond is of er in de Verenigde Staten voldoende mensen Tsjechisch spreken. Theo Visser geeft uitleg over de door het USPTO gehanteerde doctrine van buitenlandse equivalenten.

Het aantal landen dat zich aansluit bij het internationale systeem voor merkregistraties, op basis van het Verdrag van Madrid en het daarbij behorende Protocol van Madrid, blijft gestaag groeien. Op 18 maart 2019 heeft Canada een akte van toetreding ingediend bij de World Intellectual Property Organization. Het Protocol van Madrid komt er per 17 juni 2019 te gelden. De toetreding tot het Protocol van Madrid is onderdeel van grootschalige hervormingen in het Canadees intellectueel eigendomsrecht.

Houders van bekende merken genieten een ruimere beschermingsomvang dan houders van merken die geen grote bekendheid hebben. De recente oppositieprocedure die de houder van het bekende woordmerk SPA, voor water, heeft ingediend tegen de aanvraag van het beeldmerk ‘Spaaq’ geeft inzicht in wat deze ruimere beschermingsomvang inhoudt.

Een federale rechter in Nebraska (Verenigde Staten) heeft een claim wegens merkinbreuk, ingediend door supermarkt- en tankstationketen Buc-ee’s, tegen de firma Bucky’s afgewezen. Theo Visser belicht de kwestie en de eerder tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomst.

Van 18 tot en met 22 mei aanstaande vindt in de Verenigde Staten het jaarlijkse congres van de International Trademark Association (INTA) plaats. Novagraaf is uiteraard ook van de partij, en onze IE-specialisten ontmoeten u graag in Boston.

Op 1 maart jongstleden is het gewijzigde Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden, waardoor het Benelux merkenrecht in overeenstemming is gebracht met de Uniemerkenrichtlijn. Sinds deze datum is het onder meer mogelijk om niet-conventionele merken in de Benelux als zodanig vast te leggen, zoals multimediamerken.