NABOSO en BAREFOOT kunnen op goede voet naast elkaar bestaan

By Theo Visser,

Onlangs heeft de beroepscommissie van het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) zich gebogen over de vraag of het aangevraagde merk NABOSO en verschillende merken BAREFOOT op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. De vraag die daarbij centraal stond is of er in de Verenigde Staten voldoende mensen Tsjechisch spreken. Theo Visser geeft uitleg over de door het USPTO gehanteerde doctrine van buitenlandse equivalenten.

Naboso Technology (‘Naboso’) heeft in 2016 een aanvraag ingediend bij het USPTO voor het woordmerk NABOSO voor braces voor voeten, rubber zooltjes en yogamatten. De inschrijving van het merk NABOSO wordt in eerste aanleg door het USPTO geweigerd omdat het woord ‘naboso’ in het Tsjechisch ‘barefoot’ (blootvoets) betekent en er diverse identieke/overeenstemmende merken met de woordelementen ‘bare’ en ‘foot’ voor identieke dan wel soortgelijke producten zijn geregistreerd. Volgens het Amerikaanse merkenbureau kan de consument menen dat de producten voorzien van het merk NABOSO van dezelfde onderneming(en) afkomstig zijn en via dezelfde kanalen verkocht worden als producten voorzien van de merken BAREFOOT.

Beroep

Naboso gaat tegen de weigering in beroep. Zij stelt dat BAREFOOT een zwak onderscheidend merk is met een beperkte beschermingsomvang. Ook staan er vier merken in het register die (mede) bestaan uit het woordelement BAREFOOT en worden er in de markt bovendien elf andere merken waarin BAREFOOT (of een variant daarvan) voorkomt, gebruikt. De sterkte van een merk wordt zowel gemeten aan het onderscheidend vermogen van het merk als de positie van het merk in de markt.

Doctrine van buitenlandse equivalenten

Dat vier registraties met het woordelement BAREFOOT in het register staan, betekent volgens Naboso dat dit woordelement een zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de kans op verwarring blijkbaar niet groot is. Het USPTO is het daar niet mee eens. De belangrijkste weigeringsgrond is volgens het USPTO de betekenis van het woord ‘naboso’ in het Engels. Op basis van de door het USPTO gehanteerde doctrine van buitenlandse equivalenten moeten ‘NABOSO’ en ‘BAREFOOT’ als identieke merken worden gezien. Hoewel Naboso de vertaling niet betwist, meent zij dat de doctrine van buitenlandse equivalenten in deze zaak niet op gaat.

De doctrine van buitenlandse equivalenten is van toepassing op alledaagse woorden of termen en is slechts een richtlijn en geen absolute regel, en geldt daarom niet op elk buitenlands woord dat in een merk voorkomt. Zelfs als Tsjechisch als een alledaagse moderne taal wordt gezien, zou de doctrine niet van toepassing zijn in de Verenigde Staten, zo stelt Naboso. Tsjechisch wordt door ongeveer 10 miljoen mensen in Tsjechië gesproken, en slechts door 200.000 mensen in andere landen. Omdat Tsjechisch niet wordt gesproken door een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking, zou het niet gekwalificeerd moeten worden als een alledaagse taal.

Oordeel beroepscommissie

Hoewel het USPTO heeft aangenomen dat de merken qua betekenis identiek zijn, concludeert de beroepscommissie dat, wanneer de merken in hun totaliteit worden vergeleken, het merk van Naboso meer niet dan wel overeenstemmend is met de bestaande registraties. Het aangevraagde merk NABOSO en de vier merken (mede) bestaande uit het woordelement BAREFOOT verschillen immers volkomen in uitspraak en weergave, oftewel: zijn zowel visueel als auditief niet overeenstemmend. Het woordelement BAREFOOT is beschrijvend en derhalve gering onderscheidend. Het geringe onderscheidende karakter van het woordelement betekent niet dat er geen verwarring kan ontstaan, maar weegt wel mee in de totale beoordeling. Zelfs als de consument de betekenis van de betrokken woordelementen als identiek beschouwt, is de kans op verwarring daarom toch gering. Na zorgvuldige overweging vindt de beroepscommissie dat NABOSO als merk mag worden geregistreerd.

In ieder land geldt lokale wet- en regelgeving in het kader van de beoordeling van onderscheidend vermogen. Novagraaf werkt in alle landen ter wereld samen met lokale experts om de aanvraagprocedure van een merk zo goed mogelijk te laten verlopen en in geval van weigering tot inschrijving de juiste argumenten naar voren te kunnen brengen. 

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Geen modelrechtelijke bescherming bij overeenkomende totaalindruk

Een recente beslissing van de Kamer van Beroep van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inzake educatief speelgoed voor kinderen illustreert de (beperkte) mate van vrijheid van ontwerpers in het modellenrecht. Bente van den Eijnden belicht de beschermingsmogelijkheden van modellen naar aanleiding van de kwestie tussen Creative Design Ideas en Octoplay.

Geen modelrechtelijke bescherming bij overeenkomende totaalindruk
Nieuws en opinie

LL Cool J luidt de noodklok

De Amerikaanse hiphopartiest LL Cool J heeft recent een rechtszaak tegen de organisatoren van het hiphopfestival “Rock the Bells” gewonnen op basis van zijn merk ROCK THE BELLS. Theo Visser belicht deze kwestie over overeenstemmende merken en geeft aan welke mogelijkheden merkhouders in dit soort gevallen hebben.

By Theo Visser,
LL Cool J luidt de noodklok
Nieuws en opinie

Braziliaans international Neymar scoort in merkconflict

Het Gerecht van de Europese Unie heeft zich uitgesproken over de registratie van het woordmerk NEYMAR, geregistreerd voor kleding, schoenen en hoofddeksels. Dit merk werd geregistreerd door de Portugese zakenman Carlos Moreira, waarna de voetballer van Paris Saint-Germain en Braziliaans international een vordering tot nietigverklaring indiende. Casper Hemelrijk behandelt het conflict tussen de Braziliaanse voetbalinternational en Moreira, en de uitspraak van het Gerecht.

Braziliaans international Neymar scoort in merkconflict

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking “Accept’ or continuing using the site, you agree to our Privacy policy, including cookie policy.