U kunt een één-letter merk registreren, maar kunt u het ook afdwingen?

Door Fabienne Maucarré,
Letter trademark wooden K

Een enkele letter kan als merk worden geregistreerd, op voorwaarde dat het onderscheidend is voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd. Maar het handhaven van rechten op korte tekens, zoals enkelletterige merken, is soms lastig legt Fabienne Maucarré uit. 

In zijn arrest van 9 november 2022 (Zaak T-610/21) heeft het Gerecht van de EU een leerzaam inzicht gegeven in de afdwingbaarheid van een merk bestaande uit één letter. 

Achtergrond van het geschil over het merkenrecht

Letter KDe feiten van de zaak zijn als volgt: op 10 januari 2018 heeft de heer Heinze bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) een Uniemerk gedeponeerd voor het gestileerde teken K (hieronder afgebeeld) voor onder meer waren van klasse 3, waaronder shampoos.

K K WATEROp basis van deze registratie verzette de eigenaar zich tegen de registratie van onderstaand Uniemerk ingediend op 10 juli 2019 door L'Oréal voor verschillende haarpreparaten in klasse 3.

De oppositieafdeling van het EUIPO wees de oppositie af omdat er volgens haar tussen de twee tekens geen verwarringsgevaar bestond. De beslissing werd echter (in beroep) nietig verklaard door de Kamer van Beroep op grond dat de tekens visueel en fonetisch overeenstemden. Vervolgens heeft L'Oréal beroep aangetekend bij het Gerecht van de EU om de beslissing van de Kamer van Beroep nietig te verklaren en haar merk te laten inschrijven.

Beslissing van het Gerecht van de EU in K-letter merkgeschil

In zijn arrest van 9 november 2022 heeft het Gerecht van de EU de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd en daarmee ingestemd met het eerder geuite standpunt van de oppositieafdeling.

Zo oordeelde het Gerecht dat de woordelementen van “K WATER”, geplaatst onder de letter ‘K’, ondergeschikt waren aan het dominante element van de letter K in de betwiste merkaanvraag. Echter,  "hun belang kan niet zodanig worden gereduceerd dat ze feitelijk verwaarloosbaar worden en de overeenstemming van de tekens uitsluitend op basis van hun dominerende elementen moet worden bepaald”, aldus het Gerecht. Het Gerecht heeft verder verduidelijkt dat de combinatie K WATER geen onderscheidend vermogen mist en dat er dus rekening mee moet worden gehouden:

  • Vanuit visueel oogpunt verschillen de tekens in het ontwerp van de gemeenschappelijke letter K en de kleuren van de woordelementen van het jongere  merk.
  • Er zijn aanvullende fonetische (aanwezigheid van K WATER in het betwiste teken) en conceptuele (WATER verwijst naar water) verschillen tussen de tekens.

Hoewel het een kort merk is, is het interessant op te merken dat het Gerecht van mening is dat het oudere merk een normaal en geen  zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, dankzij het gebrek aan betekenis van de letter K voor de aangeduide waren en de bijzondere stilering ervan.

Om elk gevaar van verwarring tussen de tekens uit te sluiten, herinnert het Gerecht eraan dat "het beginsel van onderlinge afhankelijkheid niet mechanisch mag worden toegepast". Met andere woorden, de soortgelijkheid van de betrokken waren en de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens zijn niet noodzakelijkerwijs voldoende om verwarringsgevaar te creëren.

Het Gerecht concludeerde dat de erkenning van verwarringsgevaar tussen de tekens in deze zaak zou neerkomen op het toekennen van een monopolie op de letter K voor waren van klasse 3.

Het feit dat de gemeenschappelijke letter dominant is in beide tekens, is dus niet voldoende om verwarringsgevaar tussen twee tekens te creëren: het is noodzakelijk om te focussen ook op hun verschillen, ook al zijn ze secundair.

K-letter uitspraak: implicaties voor rechthebbenden

Hoewel sommigen deze beslissing terecht als strenger beschouwen dan eerdere beslissingen over dit onderwerp, zullen anderen de noodzaak inzien om de afdwingbaarheid van korte cijfers te beperken. Als die afdwingbaarheid niet beperkt is, zou de houder van een enkelletterig merk een monopolie hebben in een bepaalde sector, ook al heeft het alfabet maar 26 letters...

Na deze uitspraak, waarvan de redenering ons niet vergezocht lijkt, is  het interessant  om te kijken welk standpunt EU autoriteiten zullen innemen, mocht er een bekend merk bestaande uit een enkele letter betwist wordt.

In de tussentijd moet ook worden opgemerkt dat het Gerecht op 1 maart 2023 (T-25/22) heeft geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond tussen de merken ME en HE&ME voor kleding in klasse 25. Er werd aangenomen dat het ME-teken, bestaande uit twee letters, een zwak onderscheidend vermogen had.

Voor advies op maat over het beschermen van korte tekens als merk kun je terecht bij je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Fabienne Maucarré is een Frans en EU merkengemachtigde werkzaam op het kantoor van Novagraaf in Parijs.

Laatste inzichten

Hot topics

Rebranding van generieke geneesmiddelen door parallelimporteurs: wanneer is dat toegestaan ?

Het recht om een geneesmiddel uit het ene EU-land te exporteren en in een ander EU-land in te voeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder is toegestaan op grond van  het EU-beginsel van het vrije verkeer van goederen. De regel geldt voor zowel generieke als originele merkgeneesmiddelen mits aan de specifieke nationale en EU-voorwaarden voor parallelimport van geneesmiddelen wordt voldaan. 

Door Novagraaf Team,
Rebranding van generieke geneesmiddelen door parallelimporteurs: wanneer is dat toegestaan ?
Nieuws en opinie

Registratie van een niet-conventioneel merk of vormmerk: een somber vooruitzicht voor de Louboutins van de toekomst?

Niet-conventionele merken zijn merken die een vorm, kleur, geur of geluid beschermen. Ondanks dat ze maar een klein deel uitmaken van alle merken in het register, zijn ze een populair en innovatief middel voor bedrijven om hun producten of diensten te onderscheiden.

Door Novagraaf Team,
Registratie van een niet-conventioneel merk of vormmerk: een somber vooruitzicht voor de Louboutins van de toekomst?
Nieuws en opinie

Aftellen naar INTA 2023: brand protection gaat niet alleen over merken

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Trademark Association (INTA) vindt dit jaar plaats in Singapore (16-20 mei) en belooft een boeiende conferentie te worden. De sessies die voor  de conferentie zijn gepland, benadrukken dat merkenrechten niet de enige rechten zijn waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om brand protection.

Door Luke Portnow,
Aftellen naar INTA 2023: brand protection gaat niet alleen over merken

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.