Banaal of bekend: de rol van het onderscheidend vermogen in het merkenrecht

Rigo Trading SA, de eigenaar van snoepproducent Haribo, diende op 19 april 2022 een aanvraag in voor het beeldmerk via een Internationale Registratie waarbij de Europese Unie werd aangewezen.

De aanvraag werd gedaan voor een groot aantal warenklassen en uiteenlopende producten, waaronder klasse 9 (o.a. opname apparatuur en computers), klasse 14 (juwelen en edelstenen), klasse 16 (papier), alsook klasse 25 (kleding) en klasse 28 (spellen en speelgoed). Opvallend genoeg werd het beeldmerk dus niet aangevraagd voor snoepjes. De inschrijving van dit beeldmerk is in september 2023 geweigerd door het Europese merkenbureau EUIPO vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen.  

Een teken moet onderscheidend vermogen hebben om als merk geregistreerd te kunnen worden, wat zoveel wil zeggen als dat het teken in staat moet zijn de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere.   

Het EUIPO oordeelde dat het aangevraagde teken bestaat uit een golvende tekening van een afgeronde rechthoekige vorm. Het relevante publiek (bestaande uit zowel de gemiddelde consument alsook de professionele consument) zal het teken opvatten als een simpel figuratief element, dat op het eerste gezicht niet in staat is om een merkboodschap over te brengen. Het teken heeft immers geen in het oog springende kenmerkende elementen, maar zal opgevat worden als een banale tekening dan wel schets van een afgeronde rechthoekige vorm. Nu het teken niet beschikt over gemakkelijk en onmiddellijk herkenbare kenmerken die de aandacht van het relevante publiek zouden kunnen trekken meende het EUIPO dat het teken ook niet als merk zal worden opgevat.  

Rigo was het uiteraard niet eens met deze weigering en diende een verweer in, waarin Rigo met name beargumenteerde dat het aangevraagde teken niet zomaar een ‘golvende tekening van een afgeronde rechthoekige vorm’ is, maar de contouren van de bekende HARIBO Goldbear producten. Vanwege de specifieke kenmerken van de HARIBO Goldbear is het publiek juist in staat andere banale en simpele vormen te onderscheiden van die van de bijzondere vorm van de HARIBO Goldbear. Daarnaast is deze vorm zeer bekend vanwege het intensieve gebruik ervan en kan het teken juist dienen als herkomstaanduiding, aldus Rigo. Tenslotte voerde Rigo aan dat er meerdere soortgelijke aanvragen voor beeldmerken wel onderscheidend werden geacht door nationale merkenbureaus en dat deze geaccepteerd zijn voor registratie. Daarbij verwijst Rigo tevens naar de acceptatie van haar beeldmerk in de Benelux. Op basis daarvan meent Rigo dan ook dat haar beeldmerk eveneens in de EU geaccepteerd moet worden. 

Helaas voor Rigo ging het EUIPO niet mee in deze redenatie. Sterker nog, het EUIPO meende dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het relevante publiek in het teken de contouren/ schets van de HARIBO Goldbear zal herkennen, in het bijzonder nu de aangevraagde waren niets van doen hebben met snoepjes. Daarnaast stelt het EUIPO dat elke merkaanvraag afzonderlijk beoordeeld wordt en dat het EUIPO een onafhankelijke instantie is die niet gebonden is aan de beslissingen van de nationale merkenbureaus. Tenslotte meent het EUIPO dat de door Rigo aangehaalde vergelijkbare registraties helemaal niet vergelijkbaar zijn. Het besluit tot weigering blijft dan ook gehandhaafd.  

Rigo liet het er nog niet bij zitten en diende beroep in tegen de beslissing van het EUIPO bij het Gerecht in Luxemburg (onderdeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie). Daarbij stelde Rigo zich op het standpunt dat het EUIPO uitging van het verkeerde relevante publiek en ook het onderscheidend vermogen foutief heeft beoordeeld. Volgens Rigo zou slechts de gemiddelde consument betrokken moeten worden in het oordeel over het onderscheidend vermogen van het beeldmerk en niet ook professionele gebruiker.  

Onlangs deed het Gerecht uitspraak en oordeelde als volgt: Ook al zou de professionele consument buiten beschouwing gelaten worden bij de beoordeling, dan leidt dat er volgens het Gerecht nog steeds niet toe dat het teken over onderscheidend vermogen beschikt. Het Gerecht stelt verder dat, gezien de grote variëteit in de waren waarvoor het teken is aangevraagd, de verschillende categorieën waartoe deze waren behoren, hun aard, hun prijs en de wijze van gebruik, het aandachtsniveau van het relevante publiek eveneens zal variëren van gemiddeld tot hoog. Naar het oordeel van het Gerecht heeft het EUIPO daarom niet het verkeerde relevante publiek meegenomen in haar beslissing noch het onderscheidend vermogen van het beeldmerk foutief beoordeeld. Dit argument van Rigo werd dan ook afgewezen.  

Ook het tweede argument van Rigo dat het EUIPO niet voldoende heeft beargumenteerd waarom afgeweken werd van eerdere vergelijkbare beslissingen werd afgewezen door het Gerecht. 

Nu beide argumenten van Rigo geen stand hielden blijven de eerdere beslissingen van kracht. Dit houdt in dat het beeldmerk definitief geweigerd werd en dus niet is ingeschreven als merk in de Europese Unie. Daarnaast werd Rigo als verliezende partij ook veroordeeld in de kosten van de procedure.  

Het is van groot belang dat uw beoogde teken beschikt over onderscheidend vermogen om voor merkbescherming in aanmerking te komen. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen worden de merkenautoriteiten steeds strenger in hun beoordeling van onderscheidend vermogen. Daarom raden wij aan dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat adviseren door een deskundige. Overleg met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op voor meer informatie over het beschermen van uw merk. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.    

Dit artikel is geschreven door Lianne van Boxel. Lianne is BMM gecertificeerd merken- en modellengemachtigde met ruim 18 jaar ervaring op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht. Ze werkt op ons kantoor in Amsterdam.