Een kopje thee versus de openbare orde

Een merk komt niet voor bescherming in aanmerking wanneer het beschrijvend is voor het product of de dienst waarvoor het wordt gebruikt. De inschrijving van het woord-/beeldmerk MaK Tea werd onder meer om deze reden geweigerd. Daarnaast blijkt dit beeldmerk in strijd met de openbare orde en goede zeden - hetgeen om verdere uitleg vraagt. Casper Hemelrijk analyseert de recente uitspraak van het EU-merkenbureau (EUIPO).

Natur Drinks heeft een Uniemerkaanvraag ingediend tot registratie van het hieronder weergegeven woord-/beeldmerk MaK Tea. De aanvraag betrof producten in verschillende categorieën, waaronder verpakkingsmateriaal in klasse 16; thee in klasse 30 en alcoholvrije dranken in klasse 32.
Mak Tea

De oppositie

Na publicatie van de aanvraag heeft McDonald’s oppositie tegen het merk ingediend. McDonald’s beschikt over registraties voor verschillende merken met één terugkerend element. Dit terugkerende element is uiteraard ‘Mc’. In de literatuur wordt dan gesproken over een seriemerk. McDonald’s is van mening dat er verwarringsgevaar bestaat tussen MaK Tea en het Mc-element.

De oppositieafdeling van het EUIPO oordeelde dat het element ‘Tea’ geen onderscheidend vermogen heeft, waardoor ‘MaK’ vergeleken zal moeten worden met ‘Mc’. In die vergelijking komt enkel de eerste letter van de beide merken overeen. De verschillen tussen beide elementen worden direct opgemerkt. De merken worden niet op dezelfde wijze uitgesproken. Bovendien wordt ‘Mc’ veelal geassocieerd met Schotse of Ierse achternamen, waardoor het conceptueel afwijkt van ‘MaK’. Er bestaat volgens de oppositieafdeling dan ook geen verwarringsgevaar tussen de beide merken.

Het beroep

Tot zover het goede nieuws voor Natur Drinks. McDonald’s is echter tegen de beslissing van de oppositieafdeling in beroep gegaan, waarmee de zaak bij de Kamer van Beroep van het EUIPO is neergelegd. De Kamer van Beroep besluit in een tussenbeslissing de beroepsprocedure te schorsen en de aanvraag opnieuw door de beoordelingscommissie op absolute gronden te laten beoordelen. De Kamer van Beroep kan hiertoe beslissen wanneer zij van mening is dat een absolute weigeringsgrond van toepassing is.

Absolute weigering

In de Uniemerkenverordening zijn meerdere absolute weigeringsgronden opgenomen. Wanneer aan een absolute weigeringsgrond wordt voldaan, zal het EUIPO de merkinschrijving weigeren.

Merken die enkel de kenmerken van het betrokken of desbetreffende product aanduiden, zullen geweigerd moeten worden. In Slavische talen betekent  ‘MaK’  maanzaad, hetgeen een ingrediënt (en dus een kenmerk) van de thee kan aanduiden. Ofwel, het merk ‘MaK Tea’ is beschrijvend voor het onderhavige product, zijnde maanzaadthee.

De beoordelingscommissie gaat echter nog een stap verder. Een andere reden voor weigering is wanneer het merk strijdig is met de openbare orde of goede zeden. Deze grond wordt in de Benelux met enige terughoudendheid getoetst en wordt dan ook niet vaak toegepast. Internationaal zal voornamelijk de cultuur van een land bepalend zijn voor het toepassen van deze weigeringsgrond. Deze grond kan bijvoorbeeld worden toegepast in gevallen waar het merk toeziet op het verhandelen of promoten van drugs.

Dat laatste brengt ons op het volgende. Maanzaad is afkomstig van de familie van papaverplanten. Deze planten bevatten opiaten, waaruit via chemische processen middelen als morfine en heroïne kunnen worden gemaakt. Maanzaad zelf zal hoogstens sporen van opium bevatten, waardoor de onbewerkte zaden niet als drugs geschikt zijn. Echter kunnen deze sporen wel voldoende zijn om bij een drugstest positief te testen. Het consumeren van maanzaad wordt  topsporters om deze reden afgeraden. Ondanks dat het consumeren van maanzaad geen verdovend effect zal hebben, beschouwde de beoordelingscommissie de aanwezigheid van opiaten voldoende om strijd met de openbare orde aan te nemen.

McDonald’s heeft het beroep dan niet gewonnen, maar omdat de merkinschrijving alsnog op absolute gronden geweigerd is, heeft zij haar doel toch bereikt: MaK Tea is als Uniemerk geweigerd.

Mocht u vragen hebben over dit artikel of meer willen weten over uw kans op succes bij het optreden tegen het gebruik en/of de registratie van een merk dat overeenstemt met uw merk, neem dan gerust contact met ons op.

Casper Hemelrijk werkt voor het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

ELGA-oppositie benadrukt belang zorgvuldigheid bij gebruiksbewijzen

Het indienen van een oppositie dient zorgvuldig te gebeuren. Indien de eerdere merkregistratie waarop de oppositie is gebaseerd ouder is dan vijf jaar en daarmee onderworpen is aan de gebruiksverplichting, dient er bewijs van gebruik van het merk te worden overlegd. Als het bewijs van gebruik onvoldoende is, dan kan de oppositie worden afgewezen. Dit overkwam het bedrijf VWS uit het Verenigd Koninkrijk. Theo Visser geeft aan welke lering er uit deze kwestie kan worden getrokken.

Door Theo Visser,
ELGA-oppositie benadrukt belang zorgvuldigheid bij gebruiksbewijzen

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.