Er is maar één Van Gogh... voor alcoholische dranken

De recente beslissing door de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau (EUIPO) inzake de weigering van de Uniemerkaanvraag voor 'THE VAN GOGH’ geeft een heldere uitleg over de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag is ingediend.

Het verwarringsgevaar: een bij uitstek feitelijke beoordeling

Indien sprake is van verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag wordt ingediend, is dat op basis van artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening een grond om de merkaanvraag te weigeren.

Of sprake is van gevaar voor verwarring, wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de producten en diensten waarvoor dit merk en teken zijn gedeponeerd. Bij de beoordeling moet rekening moet worden gehouden met:

  • het publiek voor wie de producten en diensten bestemd zijn;
  • de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken;
  • de aard, het doel en de wijze van gebruik van de aangeduide producten en diensten, en de vraag of zij met elkaar concurreren of elkaar aanvullen; en
  • eventuele aanvullende factoren, zoals producenten, distributiekanalen en verkooppunten.

Verder moet in aanmerking genomen worden dat "een geringere mate van overeenstemming tussen de producten of diensten kan worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen merk en teken en vice versa". In dergelijke gevallen is een algemene beoordeling nodig die rekening houdt met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van de zaak.

De strijd tussen de Van Goghs

In november 2018 heeft Changbo Sun een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordmerk "THE VAN GOGH" voor:

Klasse 33 Aperitieven; Cocktails; Alcoholhoudende vruchtenextracten; Alcoholische dranken (uitgezonderd bier); Likeuren; Spiritualiën; Digestieven [alcoholen en likeuren]; Baijiu [Chinese drank van gedistilleerde alcohol]; Alcoholhoudende dranken met vruchten; Wijn.

In februari 2019 heeft Luctor International LLC oppositie ingesteld op basis van twee oudere Uniemerken voor "VAN GOGH" en "VINCENT VAN GOGH", die zijn ingeschreven voor "alcoholische dranken" in klasse 33  en "bier" in klasse 32.

De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau heeft geoordeeld dat sprake was van verwarringsgevaar tussen de geregistreerde merken en het aangevraagde teken en heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen. De oppositieafdeling was van mening dat de geregistreerde merken en het aangevraagde teken in hoge mate overeenstemmen, zowel visueel als auditief, aangezien zij dezelfde woorden/klanken 'Van Gogh' bevatten. Het element 'The' is in de beoordeling van ondergeschikt belang geacht omdat dit element geen onderscheidend vermogen heeft. Conceptueel gezien zijn de tekens ook sterk overeenkomstig, omdat ze beide door de gemiddelde Engelstalige consument zouden worden opgevat als een verwijzing naar de beroemde Nederlandse schilder.

De oppositieafdeling meende echter dat de producten "alcoholhoudende vruchtenextracten" niet of onvoldoende soortgelijk waren aan de producten waarvoor de opposant de merken heeft geregistreerd, waardoor ten aanzien van die producten geen verwarringsgevaar werd aangenomen.

Luctor International ging tegen dit oordeel in beroep.

Het oordeel van de Kamer van Beroep

Met verwijzing naar zijn conclusie in de eerdere zaak Sumol heeft de Kamer van Beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en is de aanvraag alsnog voor alle betwiste producten afgewezen. De Kamer van Beroep besloot daartoe omdat “alcoholhoudende vruchtenextracten” volgens haar wel soortgelijk zijn aan alcoholhoudende dranken waarvoor opposant de merken heeft geregistreerd, omdat de producten:

  • gericht zijn op hetzelfde publiek;
  • kunnen concurreren;
  • worden geproduceerd door dezelfde ondernemingen;
  • worden verkocht bij dezelfde verkooppunten en via dezelfde kanalen.

Hiermee is, aldus de Kamer van Beroep, wel sprake van verwarringsgevaar tussen de geregistreerde merken en het aangevraagde teken voor alle betrokken producten, waardoor de merkaanvraag alsnog voor alle producten wordt geweigerd en de onderneming Changbo Sun op zoek zal moeten gaan naar een ander geschikt merk voor zijn alcoholische dranken en alcoholhoudende vruchtenextracten.

Advies

Bij het verrichten van depot dient te worden aangegeven voor welke producten en/of diensten bescherming wordt verlangd. Alle producten en diensten zijn ingedeeld in een internationaal erkende classificatie van producten en diensten. De beschermingsomvang van een merk strekt zich weliswaar uit tot de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek, maar het is van essentieel belang om bij het verrichten van depot van een merk te kiezen voor een producten- en dienstenomschrijving die uw belangen dekt.

Raadpleeg daarom onze consultants voor het opstellen van de classificatie die aansluit op uw belangen en u een zo ruim mogelijke beschermingsomvang biedt.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten
Nieuws en opinie

‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey maakt inbreuk.. of toch niet?

Kerst valt vroeg dit jaar voor zangeres Mariah Carey, maar helaas voor haar in negatieve zin. Onlangs is zij voor de rechter gesleept omdat haar bekende kerstnummer ‘All I want for Christmas’ inbreuk zou maken op de auteursrechten van Andy Stone. Stone eist 20 miljoen dollar (ca. 18,5 miljoen Euro) van Mariah Carey en platenmaatschappij Sony, maar is Stone’s claim wel terecht? Michaël Sumer licht deze kwestie toe.

Door Michaël Sumer,
‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey maakt inbreuk.. of toch niet?

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.