Classificatie en merkgebruik: de bouwstenen van duurzame merkbescherming

Wie een merk wil beschermen, denkt vaak als eerste aan, de merknaam, het logo of de visuele uitstraling, logisch, want dat zijn de herkenbare elementen. Voor bescherming zijn echter de juiste classificatie van de waren en diensten en het aantoonbare gebruik van het merk in de praktijk van cruciaal belang. Zonder deze belangrijke elementen staat de juridische bescherming van een merk op losse schroeven. 

Bij het indienen van een merkaanvraag moet worden aangegeven voor welke waren en diensten het merk bescherming moet bieden. Alle waren en diensten zijn ondergebracht in een internationaal systeem: de Classificatie van Nice bestaande uit 45 klassen, waarvan 34 voor goederen en 11 voor diensten. 

Op het eerste gezicht lijkt dit een technische formaliteit. Maar de gekozen classificatie bepaalt de reikwijdte van je merkrecht. De omschrijvingen vormen de grens waarbinnen je juridische bescherming geniet, en daarmee ook waartegen je kunt optreden bij mogelijke inbreuk. 

Breed of juist specifiek? 

Een te brede omschrijving kan het risico vergroten op conflicten met bestaande merken. Een te specifieke omschrijving kan er juist toe leiden dat je merk geen bescherming biedt voor producten of diensten die je later alsnog op de markt brengt. Het is dus zaak om strategisch te kiezen: wat doe je nu, waar zit je marktpotentieel, en hoe zorg je ervoor dat je registratie toekomstbestendig is? 

Een ander aandachtspunt is de formulering van de omschrijving. In navolging van de IP Translator-uitspraak is het niet langer toegestaan om enkel de klassentitel over te nemen. De omschrijvingen moeten duidelijk en specifiek zijn. Hierdoor is het belangrijk om goed te analyseren welke concrete waren en diensten je in je aanvraag opneemt. 

Gebruik: bewijzen dat je je merk ook echt voert 

Het tweede belangrijke element van merkbescherming is het daadwerkelijke gebruik van het merk. In veel jurisdicties, waaronder de EU en de Benelux, geldt dat een merk vijf jaar na registratie vatbaar wordt voor verval als het gedurende die periode niet “normaal” is gebruikt. Dit betekent dat je het merk daadwerkelijk commercieel moet voeren, niet alleen intern gebruiken of als decoratie op een website. 

Het gebruik moet plaatsvinden voor de waren of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Als je merk is geregistreerd voor ‘cosmetica’, maar je voert het uitsluitend voor kleding, loop je het risico dat je merk in een procedure (gedeeltelijk) wordt doorgehaald. 

Wat is ‘normaal’ gebruik? 

Er is geen vastomlijnde definitie, maar de kern is duidelijk: het merk moet gebruikt worden om een reële afzetmarkt te vinden of behouden. Dit kan blijken uit verkoopfacturen, marketingmateriaal, verpakkingen, promotiemateriaal maar ook gebruik op social media. Belangrijk is wel dat het geen symbolisch of intern gebruik betreft, het moet echt commercieel relevant zijn. 

Het verzamelen van dergelijk gebruiksmateriaal vraagt om een zekere discipline. Veel organisaties kiezen ervoor om jaarlijks een dossier aan te leggen met verkoopcijfers, campagnes en ander ondersteunend materiaal. Dit helpt enorm mocht je in een oppositie of vervalprocedure terechtkomen. 

Waarom classificatie en gebruik hand in hand gaan 

Een zorgvuldige classificatie helpt bij het opbouwen van een sluitend dossier van merkgebruik. Hoe beter de omschrijving van je producten of diensten aansluit op de realiteit, hoe makkelijker je kunt aantonen dat je je merk normaal hebt gebruikt. Omgekeerd geldt ook: een slecht gekozen of te ruime classificatie maakt het moeilijker om je gebruik te bewijzen. 

Een merkregistratie is een sterk middel om je merkpositie te versterken. Zowel classificatie als merkgebruik vereisen daarom vooruitdenken. Waar wil je met je merk naartoe? Welke markten wil je betreden? Hoe kun je je registratie zo inrichten dat je ruimte hebt om te groeien, zonder juridische risico’s te nemen? 

Verkeerde keuzes in de classificatie of slordige vastlegging van merkgebruik kunnen je merkpositie later flink ondermijnen. 

Wil je sparren over jouw merkstrategie of ben je benieuwd of je huidige classificatie jouw belangen in voldoende mate dekt? Onze consultants helpen je graag. Neem contact met ons op en abonneer je op onze nieuwsbrief voor meer inzichten en updates over merkbescherming en IE-strategie. 

Dit artikel is geschreven door Abdelkhalek Haddou, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.