Gerecht van de EU doet uitspraak in Rubik’s Cube-zaak

De beroemde Rubiks kubus werd in 1974 uitgevonden. Twintig jaar lang werd de uitvinding beschermd door een octrooi. Toen het octrooi verliep, probeerde Seven Towns Ltd., het bedrijf dat de intellectuele eigendomsrechten op de uitvinding bezat (de rechten zijn in het verleden overgedragen), de bescherming ervan te verlengen door middel van het merkenrecht.

Het bedrijf heeft een aantal merken geregistreerd, waaronder het driedimensionale Uniemerk 000162784 en Uniemerk 009976788 die de kubus respectievelijk in zwart-wit en in kleur afbeelden. Echter, na jarenlange procedures werden beide merken nietig verklaard door de hoogste juridische instituties van de EU. De nietigverklaring van het merk in zwart-wit vond plaats in 2019 (zie  hier  ons eerdere artikel). Hieronder geven wij een toelichting op het recente arrest van het Gerecht waarin de registratie van het merk in kleur nietig werd verklaard.

Achtergrond

Het bestreden merk werd op 5 maart 2012 geregistreerd als een driedimensionaal merk, ook wel een vormmerk:

Op 25 januari 2013 diende het Griekse bedrijf Verdes Innovations SA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring van dit merk in. De grond die ter ondersteuning van het verzoek tot nietigverklaring werd aangevoerd, was onder meer gebaseerd op artikel 7 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna: VGM (ingetrokken en vervangen door Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk, hierna: EUTMR).

Artikel 7 van beide verordeningen bevat absolute weigerings- of nietigheidsgronden voor merken. Volgens artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), zijn "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm of een ander kenmerk van de waar dat noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen" uitgesloten van bescherming.

De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de procedure geschorst in afwachting van een definitieve beslissing over het verzoek tot nietigverklaring van het driedimensionale EU-merk met de afbeelding van een zwart-witte Rubiks kubus. Nadat de definitieve beslissing was genomen, werd de lopende nietigheidsprocedure hervat.

Zowel de nietigheidsafdeling van het EUIPO als de kamer van beroep van het EUIPO hebben het verzoek tot nietigverklaring van het bestreden merk gedeeltelijk toegewezen voor de waren van klasse 28 (o.a. speelgoed). De kamer van beroep van het EUIPO oordeelde ten eerste dat de verschillende kleuren van de vierkanten aan elke zijde van de kubus een essentieel kenmerk van het merk waren en een integraal onderdeel vormden van de vorm van dat merk. Ten tweede oordeelde de kamer van beroep dat de combinatie van deze verschillende kleuren noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen. Derhalve concludeerde de kamer van beroep dat dit merk was ingeschreven in strijd met de bepalingen van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), aangezien het een teken was dat uitsluitend bestond uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Spin Master Toys UK Ltd., de huidige houder van de intellectuele-eigendomsrechten op de Rubiks kubus, heeft vervolgens beroep aangetekend bij het Gerecht van de EU.

De uitspraak van het Gerecht

Het Gerecht heeft op 9 juli 2025 uitspraak gedaan. Het Gerecht is het eens met de nietigheidsafdeling van het EUIPO en de kamers van beroep en verwierp het beroep, waarbij het merk nietig werd verklaard.

Functioneel karakter van de wezenlijke kenmerken van de vorm

Verwijzend naar zijn conclusies in eerdere uitspraken, stelde het Gerecht dat het voor de juiste beslechting van het geschil en voor de juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), van groot belang was om eerst de wezenlijke kenmerken van de vorm vast te stellen. Wezenlijke kenmerken zijn de belangrijkste elementen van de vorm. Het doel van het vaststellen van de wezenlijke kenmerken van de vorm is om te onderzoeken of de vorm als geheel een functioneel of technisch doel heeft; indien alle wezenlijke kenmerken van de vorm functioneel zijn en noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, wordt de vorm als geheel geacht een functioneel doel te hebben en kan daarom niet als merk worden ingeschreven.

Wat houdt deze bepaling in voor de elementen van een vorm die esthetische waarde hebben? Deze vraag is in deze zaak van groot belang aangezien de esthetische waarde van de vorm, namelijk dat de zijden van de kubus verschillende kleuren hebben, een van de belangrijkste kenmerken was die deze merkregistratie onderscheidde van de registratie die nietig was verklaard in de procedure rond de zwart-witte kubus. Dit was ook een van de belangrijkste argumenten die de merkhouder in de huidige procedure aanvoerde.

Het Gerecht oordeelde dat de esthetische waarde van een bepaald kenmerk van de vorm relevant is voor de beantwoording van de vraag of artikel 7(1)(e)(ii) van toepassing is op de onderhavige vorm wanneer dit kenmerk essentieel is. In dat geval, indien een dergelijk essentieel kenmerk van de vorm zowel esthetisch als functioneel is, is artikel 7(1)(e)(ii) wel van toepassing en is de vorm niet beschermd door het merkenrecht. Indien de vorm daarentegen esthetisch en niet-functioneel is, kan de vorm wel merkenrechtelijk worden beschermd. Wanneer het echter gaat om esthetische kenmerken die kleine, willekeurige elementen zijn die individueel door de houder van het merk zijn gekozen en die daarom geen essentiële kenmerken van de vorm zijn, is hun aanwezigheid irrelevant voor het bepalen van de toepasselijkheid van artikel 7(1)(e)(ii).

Verschillende kleuren als niet-essentieel kenmerk van de vorm

De zes specifieke kleuren die de merkhouder aan de verschillende zijden van de kubus heeft toegekend en de rangschikking ervan, vormden volgens het Gerecht dit kleine, willekeurige element, dat geen essentieel kenmerk van de vorm was. Omdat ze niet essentieel waren, was het feit dat ze niet functioneel waren (immers, de merkhouder koos en paste deze kleuren toe op de verschillende zijden van de kubus volgens zijn eigen esthetische overwegingen) dus irrelevant.

De essentiële kenmerken van de kubus daarentegen zijn ten eerste de kubusvorm, ten tweede de rasterstructuur en ten derde het feit zelf dat de zijden van de kubus van elkaar worden onderscheiden door middel van een kleur die een contrasterend effect creëert. Met betrekking tot het derde kenmerk, namelijk de differentiatie van de zijden van een kubus door middel van kleur, stelde het Gerecht dat dit niet hetzelfde was als de toepassing van specifieke kleuren op elke zijde van de kubus en hun rangschikking, waarnaar de merkhouder verwees. De merkhouder koos en paste inderdaad verschillende kleuren toe op de zijden van de kubus volgens zijn eigen individuele esthetische voorkeuren. De specifieke kleurkeuze was echter niet van groot belang en dus niet essentieel, in tegenstelling tot de beslissing om de zijden van de kubus te differentiëren door middel van een contrasterend effect (deze beslissing was ook functioneel, zoals later zal worden besproken) en daarom irrelevant voor de beslechting van het geschil.

Verschillende kleuren als integraal onderdeel van de vorm

Spin Master voerde ook aan dat de zes kleuren en hun specifieke rangschikking op de zijden van de kubus geen integraal onderdeel vormen van de 'vorm' in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii). Bijgevolg is deze bepaling niet van toepassing op het bestreden merk, aangezien het niet uitsluitend bestaat uit de vorm van het product.

Het Gerecht heeft ook dit argument verworpen en  benadrukte dat het bestreden merk was ingediend en ingeschreven als een driedimensionaal merk of vormmerk, en niet als een tweedimensionaal merk of patroonmerk dat op de oppervlakken van een vorm is aangebracht, noch als een positiemerk dat op een vorm is geplaatst of aangebracht, noch als een kleurmerk op zich. Alle kenmerken van de vorm, inclusief het gebruik van kleuren om een contrasterend effect te creëren, zijn derhalve inherent aan en onlosmakelijk verbonden met de afgebeelde vorm. Omdat ze samensmelten met de vorm, kunnen ze niet los daarvan worden onderzocht. De Kamer van Beroep heeft artikel 7(1)(e)(ii) dan ook terecht toegepast op het bestreden teken, aangezien het uitsluitend bestaat uit een vorm in de zin van dit artikel.

Verschillende kleuren als functioneel kenmerk van de vorm

De merkhouder stelde verder dat de specifieke kleuren en hun specifieke rangschikking niet noodzakelijk waren om een technisch resultaat te verkrijgen. Hoewel het noodzakelijk was dat de zes zijden van de kubus gedifferentieerd moesten worden, is de manier waarop dit wordt bereikt geen technische kwestie, maar slechts een esthetische. Er bestaan meerdere ontwerpmogelijkheden met betrekking tot het oppervlakteontwerp van de vorm en de keuze voor een ontwerp wordt niet beperkt door technische overwegingen.

Het Gerecht verwierp ook dit argument. Het stelde dat zelfs indien het beoogde technische resultaat kan worden bereikt door een oneindig aantal oppervlakteontwerpen, dit niets veranderde aan het feit dat de keuze voor een ontwerpmogelijkheid ook functioneel was. Volgens het Gerecht bestaat er een causaal verband tussen de keuze van een oppervlakteontwerp en het technische resultaat, dat wil zeggen of het oppervlakteontwerp het mogelijk maakt om de vlakken van de kubus te onderscheiden door middel van een contrasterend effect. Derhalve, en zoals hierboven vermeld, was dit vermogen van de verschillende kleuren om de zijden van de kubus te differentiëren, zowel een essentieel als functioneel kenmerk van de vorm. Het feit dat het ook een esthetische waarde had en dat de merkhouder deze had gekozen op basis van esthetische overwegingen, was irrelevant.

Toepasselijkheid van artikel 7(1)(e)(ii) op ‘legpuzzels’

Ten slotte betoogde de merkhouder dat het EUIPO zijn beslissing ten onrechte had toegepast op ‘legpuzzels’ in klasse 28, aangezien legpuzzels inherent tweedimensionaal zijn. Het Gerecht weerlegde ook dit argument. Volgens het Gerecht kon de definitie van ‘legpuzzels’ worden uitgelegd als een tweedimensionale ‘afbeelding’ en ‘legpuzzels’ in volume (met drie dimensies). Met betrekking tot de vraag welke van de twee interpretaties in dit geval van toepassing zou zijn, stelde het Gerecht dat deze definitie niet zodanig mag worden uitgelegd dat deze, ten behoeve van de merkhouder, uitsluitend tweedimensionale ‘legpuzzels’ omvat, waardoor de toepassing van het artikel 7(1)(e)(ii) niet aan de orde is. De merkhouder mag geen voordeel halen uit de schending van zijn verplichting om de warenlijst duidelijk en nauwkeurig op te stellen. Onder 'legpuzzels' moeten daarom ook driedimensionale puzzels worden verstaan, wat de weigering van het teken voor de gehele klasse 28 rechtvaardigt.

Hoewel de houder van de intellectuele eigendomsrechten op de Rubiks kubus zijn belangrijke merken heeft verloren, is het belangrijk te onthouden dat de naam en het logo van de Rubiks kubus wel beschermd blijven als geregistreerde merken. Bovendien is in Nederland de combinatie van de breedte, de kleuren en de dikte van het raster van de kubus auteursrechtelijk beschermd. Tot slot, Spin Master kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van het Gerecht bij het Hof van Justitie van de EU. Of het arrest dan in stand blijft zal moeten worden afgewacht. Meer weten? Neem hier contact met ons op voor meer informatie en abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Dit artikel is geschreven door Volha Parfenchyk, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.