Halloween-uitspraak: (bloed)serieuze zaak voor merkregistraties

De toenemende populariteit van Halloween in Europa brengt een stijging teweeg in merkregistraties die verwijzen naar deze traditie. Bij dit soort registraties is het belangrijk om rekening te houden met auditieve verschillen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Europese merkenbureau (EUIPO).

Waar eerst vooral kinderen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk Halloween vierden door verkleed over straat te gaan om snoep te verzamelen bij huizen in de buurt, is deze traditie de laatste jaren ook steeds bekender geworden op het vasteland van Europa. Halloween wordt in toenemende mate eveneens door tieners en (jong)volwassenen gevierd.

HALLOWEEN JACK vs HALLO WIN (LINK)

Halloween JackOp 15 oktober 2020 heeft de Kamer van Beroep van het EUIPO uitspraak gedaan in de oppositieprocedure met betrekking tot het aangevraagde woord-/beeldmerk HALLOWEEN JACK. De oppositie was ingesteld door Zitro IP S.àr.l (Zitro IP), dat houder is van eerdere registraties van de beeldmerken HALLO WIN en HALLO WIN LINK. Zitro IP was van mening dat er sprake was van verwarringsgevaar op grond van art. 8 lid 1 sub b van de Uniemerkenverordening.

Hallo Win LinkDe aanvrager van het merk HALLOWEEN JACK, NetEnt Product Services (NetEnt), was in beroep gegaan tegen de beslissing van de oppositieafdeling om de oppositie tegen de aanvraag van HALLOWEEN JACK toe te wijzen.

Oordeel oppositieafdeling

De oppositieafdeling van het EUIPO heeft vastgesteld dat het in deze zaak ging om identieke producten en diensten. De woord-/beeldmerken in kwestie waren alle ingeschreven voor onder andere (online) spellen. Bovendien werd aangestipt dat het woordelement ‘HALLOWEEN’ een begrip is dat in het grootste deel van de Europese Unie (EU) door het relevante publiek hetzelfde zal worden begrepen. Vervolgens is de oppositieafdeling ingegaan op de verbale elementen van de merken HALLOWEEN JACK en HALLO WIN (LINK).

Voor de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar moet worden gekeken naar de overeenstemming van de merken op visueel, auditief en conceptueel vlak. Hierbij moet volgens de oppositieafdeling worden meegenomen welke betekenis aan de betreffende woorden wordt toegekend  door het niet-Engelssprekende publiek. In deze zaak werd daarom naar het relevante publiek in Spanje en Italië gekeken. Het belangrijkste aspect dat bij deze vergelijkingen naar voren kwam, was het auditieve element. De oppositieafdeling concludeerde  dat voor een significant deel van het Spaanse en Italiaanse publiek ‘HALLOWEEN’ en ‘HALLO WIN’ hetzelfde zullen worden uitgesproken. De merken in kwestie waren volgens de oppositieafdeling daarom in hoge mate overeenstemmend en  verwarringsgevaar werd aanwezig  geacht.

Oordeel Kamer van Beroep

NetEnt was het niet eens met de uitspraak van de oppositieafdeling en heeft beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. Volgens NetEnt moet bij het vaststellen van het relevante publiek naar consumenten uit de gehele EU worden gekeken en is het onvoldoende om alleen Spanje en Italië mee te nemen in de afweging of sprake is van verwarringsgevaar. Wat betreft de beoordeling of de verbale elementen van de merken in visueel, auditief en conceptueel opzicht overeenstemmend zijn, was het bedrijf van mening dat deze zodanig van elkaar verschilden dat geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar.

Daarbij werd onder meer als argument aangehaald dat in deze zaak het auditieve aspect moest worden beoordeeld aan de hand van het relevante publiek, dat volgens NetEnt bestond uit de computer- en online gamegemeenschap in de EU. Deze consumenten, waaronder het Spaanse en Italiaanse publiek, hebben een hoge mate van aandacht als het gaat om games en de namen hiervan, zo beargumenteerde NetEnt. De relevante consumenten weten wat Halloween is en hoe dit wordt uitgesproken en geschreven. Bovendien zijn ‘HALLO’ en ‘WIN’ volgens NetEnt twee aparte woorden met hun eigen betekenis en is het duidelijk dat deze apart moeten worden uitgesproken.

De Kamer van Beroep van het EUIPO is deels meegegaan in het argument van NetEnt dat bij de beoordeling van het relevante publiek de gehele EU moet worden meegenomen. Onder het relevante publiek vallen het algemene publiek in het geheel en professionals in de entertainmentwereld waarbij het kennisniveau van deze professionals hoog is. In tegenstelling tot wat NetEnt aanbrengt, is het echter wel voldoende als het verwarringsgevaar in de zin van art. 8 lid 1 sub b van de Uniemerkenverordening voorkomt in een deel van de EU, zoals in deze zaak het geval was bij het Spaanse en Italiaanse publiek.

De Kamer van Beroep oordeelde met betrekking tot de vergelijking van het auditieve aspect dat in deze zaak de verbale elementen ‘HALLOWEEN’ en ‘HALLO WIN’ op bijna dezelfde manier worden uitgesproken. Op conceptueel vlak zijn de verbale elementen van de beeldmerken ook in zodanige mate overeenstemmend dat deze door een aanzienlijk deel van het Italiaanse en Spaanse publiek hetzelfde zullen worden begrepen, omdat zij zich wellicht niet geheel bewust zijn van de correcte spelling dan wel uitspraak. Aangezien de merken in kwestie van toepassing zijn op dezelfde producten en diensten, zal volgens de Kamer van Beroep daarom sprake zijn van verwarringsgevaar. 

Conclusie

Deze uitspraak past in de (lange) reeks van beslissingen over auditieve overeenstemming en de verschillen daarin in combinatie met de onderliggende betekenis die kan worden toegekend aan de woordelementen van een merk. Alhoewel de neiging bestaat om voorrang te geven aan de doorgaande op grote schaal gekende Engelse betekenis is het bij de beoordeling van een EU-registratie ook vooral van belang om te kijken naar de Spaanse en Italiaanse betekenis. Bovendien zal na Brexit nog maar een klein percentage van de bevolking in de EU de Engelse taal als moedertaal hebben. Engels zal echter wel een van de meest gesproken talen blijven binnen de EU, dus het is interessant om te zien wat voor invloed deze verandering zal hebben op toekomstige uitspraken.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Events en webinars

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs

Het Eenheidsoctrooi en het Gerecht voor het Eenheidsoctrooi (UPC) staan voor de deur! In de "sunrise"-periode van 3 maanden voordat het nieuwe systeem van start gaat, wat waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 is, kunnen aanvragers en octrooihouders hun van kracht zijnde en verlopen Europese octrooien, hun octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten uitsluiten van de jurisdictie van het UPC of "opt-out" toepassen.

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs
Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.