Vormmerk niet dood, leve de lippenstift

Door Frouke Hekker,

De afgelopen jaren werd binnen de IE-wereld veel geroepen dat het vormmerk dood was. Het is inderdaad niet vanzelfsprekend om een kenmerk zoals een vorm merkenrechtelijk beschermd te krijgen, maar dat het kan bewijst de recente uitspraak van het Gerecht EU waarin de vorm van een lippenstift geschikt bevonden werd als merk. De uitspraak stemt hoopvol voor ondernemingen die vormgevingselementen of andere kenmerken van hun producten merkenrechtelijk wensen te beschermen.

Het beschermen van kenmerken als merk

Het merkenrecht verschaft een monopolie aan de houder van een merkregistratie. Om te voorkomen dat de economische vrijheid te zeer wordt beperkt heeft de wetgever bepaald dat voor de registratie van vormen (en andere kenmerken, zoals kleuren en klanken) strikte voorwaarden gelden en noemt de EU-wetgever drie uitzonderingen. Een vorm of een ander kenmerk is uitgesloten van merkrechtelijke bescherming:

  • Indien de vorm of het kenmerk wordt bepaald door de aard van de waar;
  • Indien de vorm of het kenmerk de wezenlijke waarde aan de waar geeft, of;
  • Indien de vorm of het kenmerk noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Enkel vormen en kenmerken die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkenrechtelijk worden beschermd, mits zij, zoals dat voor alle andere type merken geldt, onderscheidend vermogen bezitten.

In de praktijk wordt niet snel wordt aangenomen dat het relevante publiek de vorm of een ander kenmerk als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming zal herkennen. Uit vormmerkjurisprudentie volgt dat wordt aangenomen dat hoe groter de gelijkenis met de meest voor de hand liggende vorm van een product, hoe eerder het onderscheidend vermogen zal ontberen waardoor merkenrechtelijke bescherming niet mogelijk is.

Alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, zal voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Guerlain’s vormmerk voor een lippenstift

Guerlain vormmerkIn de zaak waarover het Gerecht EU zich nu heeft uitgelaten ging het precies over dat laatste punt: wijkt de vorm van Guerlain’s lippenstift (zie afbeelding rechts) significant af van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, oftewel: wijkt het aanzienlijk af van andere lippenstiftomhulsels?

De beoordelaar in eerste instantie bij het EU-merkenbureau vond van niet en ook de Kamer van Beroep achtte de lippenstift niet onderscheidend, want niet significant afwijkend van de norm.

Echter, het Gerecht EU besliste anders:

  • Het Gerecht EU stelt dat het vereiste dat een vorm aanzienlijk moet afwijken van de norm, meer behelst dan dat de vorm nieuw is ten opzichte van eerdere vormen - de loutere nieuwheid van een vorm is dus onvoldoende om aan het vereiste van onderscheidend vermogen te voldoen. Anderzijds elimineert dit ook niet iedere nieuwe vorm als merk, ook niet in de wereld van lippenstiften waarin vaak nieuwe vormen geïntroduceerd worden. 
  • Een hoogwaardige vormgeving brengt niet automatisch onderscheidend vermogen met zich mee; uitgangspunt is (nog steeds) of het product bij het relevante publiek “een objectief en ongewoon visueel effect kan teweegbrengen”.
  • In het geval van Guerlain’s lippenstift overweegt het Gerecht EU dat de lippenstift verschilt van elke andere vorm die op de markt beschikbaar is. De vorm doet, aldus het Gerecht EU, meer denken aan een bootromp of een kinderwagen, en een dergelijke vorm is een significante afwijking van de norm, waarin lippenstiften meestal een cilindrische en parallelle vorm hebben. Ook acht het Gerecht EU de kleine ovale reliëfvorm ongebruikelijk.
  • Als laatste element noemt het Gerecht EU het feit dat de lippenstift niet rechtop kan worden neergezet, hetgeen ook ongebruikelijk is.

Op basis van deze overwegingen komt het Gerecht EU tot de conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit en kan worden ingeschreven als merk.

Advies?

Als u een vraag heeft over merkbescherming van niet-traditionele merken als vormen of over een van de uitsluitingsgronden die in dit artikel worden besproken, neem dan contact met ons op. Wanneer de vorm van uw product niet voor merkbescherming in aanmerking komt is het wellicht wel mogelijk dat de vorm bescherming kan vinden via het modelrecht of auteursrecht. Wij denken graag met u mee.

Wil je jouw merknaam laten registreren? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten
Nieuws en opinie

‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey maakt inbreuk.. of toch niet?

Kerst valt vroeg dit jaar voor zangeres Mariah Carey, maar helaas voor haar in negatieve zin. Onlangs is zij voor de rechter gesleept omdat haar bekende kerstnummer ‘All I want for Christmas’ inbreuk zou maken op de auteursrechten van Andy Stone. Stone eist 20 miljoen dollar (ca. 18,5 miljoen Euro) van Mariah Carey en platenmaatschappij Sony, maar is Stone’s claim wel terecht? Michaël Sumer licht deze kwestie toe.

Door Michaël Sumer,
‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey maakt inbreuk.. of toch niet?

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.