Colin, Cuthbert of allebei?

Het Engelse warenhuis Marks & Spencer heeft het levensmiddelenconcern Aldi voor de rechter gedaagd wegens inbreuk op de merknaam en uitvoering van de verpakking van haar cake Colin the Caterpillar. Of deze actie ook succesvol zal zijn, is maar de vraag. Theo Visser belicht de kwestie.

Marks & Spencer

Colin the Caterpillar

Sinds een jaar of dertig verkoopt Marks & Spencer (M&S) een cake onder de naam Colin the Caterpillar. De rolcake is gevuld met botercrème, bedekt met een melkchocolade omhulsel en heeft gekleurde chocoladepastilles als decoratie. De cake heeft een decoratief gezicht en voeten gemaakt van witte chocolade. Sinds de introductie in 1990 zijn er zo’n 15 miljoen stuks van verkocht.

Aldi

Cuthbert the CaterpillarAldi gebruikt de naam Cuthbert the Caterpillar voor een cake die tot februari als seizoenproduct werd verkocht. Aldi brengt nu, ondanks de lopende rechtszaak, een gelimiteerde versie van de Cuthbert the Caterpillar cake opnieuw in de winkels. Het bedrijf heeft beloofd de winst te doneren aan de liefdadigheidsinstellingen Teenage Cancer Trust en Macmillan Cancer Support. Aldi is van mening dat het geld dat aan rechtszaken wordt gespendeerd beter aan liefdadigheidsinstellingen kan worden gedoneerd en roept M&S op dat ook te doen.

Kansen

Maakt M&S kans om de rechtszaak wegen merkinbreuk te winnen? Ondanks dat M&S een registratie heeft voor de opmaak van de verpakking is het nog geen gewonnen zaak. De rechter dient onder meer de auditieve en visuele overeenstemming tussen beide cakes te beoordelen.

Auditief

Het woord caterpillar, dat rups betekent, is beschrijvend voor cake in de vorm van een rups. De consument zal waarschijnlijk meer nadruk leggen op de namen, Colin en Cuthbert, die niet verwarringwekkend overeenstemmen.

Visueel

Visueel zijn er duidelijk verschillen tussen de verpakkingen van Colin en Cuthbert. Die van M&S is overwegend groen, terwijl die van Aldi meerkleurig is met een groene achtergrond. Het venster van Colin toont alleen de zijkant, terwijl dat van Cuthbert ook zijn gezicht laat zien.

Er is naast de Aldi nog een aantal andere concerns die Caterpillar cakes verkopen. Zo maakt Waitrose Cecil the Caterpillar, Tecso heeft Curly the Caterpillar, Asda gebruikt Clyde the Caterpillar en bij Sainsbury’s ligt Wiggels the Caterpillar in de schappen. Alle bedrijven gebruiken een gelijkende (groene) verpakking, zie hier.

Onrechtmatig

M&S vindt dat Aldi onrechtmatig handelt. Colin wordt al dertig jaar verkocht terwijl het product van de Aldi pas sinds 2019 op de markt is. M&S claimt dat het een enorme goodwill heeft. M&S meent dat er ook een sterke gelijkenis is in de uitvoering van het product. Zo hebben Colin en Cuthbert allebei een wit gezicht met bruine ogen.

De positie van M&S wordt verzwakt door het feit dat er meerdere concerns overeenstemmende merken gebruiken voor een gelijkende cake. Dat zou tegen M&S gebruikt kunnen worden. Het merkrecht kan hierdoor verwateren. Ook zijn de verkoopkanalen verschillend waardoor de klant die bij de Aldi koopt weet dat het een ander merkproduct is dan dat van M&S, mede gelet op de prijs die bij M&S £7 en bij Aldi £4.99 bedraagt.

Handhavingsstrategie

Het handhaven van uw merkrechten vereist een doordachte strategie. Door van het begin af aan op te treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk kan verwatering van merkrechten worden voorkomen. Onze consultants adviseren u graag om - rekening houdend met uw budgettaire ruimte - een strategie te bepalen die recht doet aan de belangen van uw merk en de waarde daarvan.

Wij zijn benieuwd hoe deze kwestie gaat aflopen en wij houden u op de hoogte.

Insights liés

Blog Nova IP Hour

[Blog] La liste des finalistes aux « European Inventor Award » dévoilée

La cérémonie du Prix de l’Inventeur Européen 2024 se déroulera à Malte le 9 juillet prochain. L’OEB vient de dévoiler la liste des douze finalistes. Comme chaque année, le public peut voter pour l’un des douze inventeurs dans le cadre du Prix du Public. Découvrez les finalistes et voter pour le prix du public.

Par Rose-Marie Ehanno,
[Blog] La liste des finalistes aux « European Inventor Award » dévoilée
Blog Nova IP Hour

[Blog] « Faute de grives je bois du merle » - Une idée marketing ingénieuse devenue contrefaçon

Le 21 février 2024, la Cour d’Appel de Paris a rendu son verdict concernant la marque de négoce « Faute de grives je bois du merle ». Clin d’œil à l’adage, ou subtile moquerie. Étaient visées les marques « Premières Grives » et « Dernières Grives », défendues vigoureusement par la société Tariquet. En effet, le domaine de Tariquet présente un quasi-monopole sur le terme « Grives » et sur la représentation de petits oiseaux ressemblants, pour désigner des vins moelleux d’IGP Côtes de Gascogne. Les deux négociants ont été condamnés pour contrefaçon et concurrence déloyale. Lire la suite

Par Novagraaf Team,
[Blog] « Faute de grives je bois du merle » - Une idée marketing ingénieuse devenue contrefaçon
Blog Nova IP Hour

[Blog] Héritiers d'Uzi Nissan récupèrent <nissan.com> et <nissan.net> après un long conflit

La société automobile Nissan a lutté pendant des années pour récupérer les noms de domaine et auprès de son titulaire, Uzi Nissan, fondateur de Nissan Computer. Elle a échoué, mais Uzi Nissan a dépensé plus de 3 millions de dollars pour combattre Nissan automobile au cours d'une bataille, de huit ans, débutée en 1999. Lire la suite

Par Marc-Emmanuel Mellet,
[Blog] Héritiers d'Uzi Nissan récupèrent <nissan.com> et <nissan.net> après un long conflit

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous