Kun je een design in de EU als merk beschermen?

Door Frouke Hekker,

In het arrest Gömböc heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) recentelijk welkome inzichten gegeven over het merkenrechtelijk beschermen van vormgeving. Frouke Hekker geeft een toelichting op dit arrest.

Om te voorkomen dat vormen (en andere kenmerken, zoals kleuren en klanken) merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden, biedt de EU wetgever drie uitzonderingen. Een vorm of een ander kenmerk is uitgesloten van merkrechtelijke bescherming:

  • 1) Indien de vorm of het kenmerk wordt bepaald door de aard van de waar;
  • 2) Indien de vorm of het kenmerk de wezenlijke waarde aan de waar geeft, of;
  • 3) Indien de vorm of het kenmerk noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Enkel vormen en kenmerken die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkenrechtelijk worden beschermd, mits zij, zoals dat voor alle andere type merken geldt, onderscheidend vermogen bezitten.

Gömböc: het beschermen van een wiskundig decoratief voorwerp

GombocIn 2015 heeft Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft bij het Hongaarse merkenbureau een aanvraag ingediend voor de merkregistratie van een decoratief voorwerp waarvan de vorm is gebaseerd op een wiskundige theorie en die wordt aangeduid als de Gömböc-vorm. Het merk werd aangevraagd voor waren in klasse 14 en 21 (kort gezegd: decoratieartikelen) en klasse 28 (speelgoed).

De aanvraag werd door het Hongaarse merkenbureau afgewezen op grond van twee uitsluitingsgronden: de vorm werd geacht noodzakelijk te zijn om een technisch resultaat te verkrijgen; en de vorm werd geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven. Het technische karakter is, aldus het merkenbureau, erin gelegen dat het voorwerp altijd terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie op een horizontaal oppervlak; en de wezenlijke waarde wordt geleverd door het gestileerde en aantrekkelijke karakter van het ontwerp.

In de daarop volgende gerechtelijke procedure heeft de Hongaarse Hoge Raad drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) gesteld met het verzoek om advies over de uitleg van de tweede en derde uitsluitingsgrond, zoals hierboven opgesomd. De vragen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Speelt de perceptie van het relevante publiek een rol bij de beoordeling of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of moet de beoordeling uitsluitend plaatsvinden op basis van de grafische voorstelling van het teken zoals die in de merkaanvraag is gebruikt? (Door de startdatum van deze procedure en de aanvraagdatum van de Gömboc-vorm als merk wordt in dit arrest nog uitgegaan van eerder geldend EU merkenrecht; het vereiste van grafische voorstelling is inmiddels vervangen door het vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave).
     
  • Is de perceptie van het relevante publiek ten aanzien van de onderhavige vorm en/of kennis van het relevante publiek over de bekendheid van de vorm van belang voor de beoordeling of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van de uitsluitingsgrond?
     
  • Indien de vorm (hypothetisch) modelrechtelijk wordt beschermd,  moet een dergelijke vorm dan automatisch worden uitgesloten van merkbescherming vanwege de esthetische waarde die het model aan de vorm geeft?

De inzichten van het HvJ EU

Op 27 april 2020 heeft het HvJ EU deze prejudiciële vragen beantwoord en verklaard dat:

  • De beoordeling of de vorm nodig is om een technisch resultaat te verkrijgen, hoeft niet beperkt te blijven tot de grafische weergave van die vorm. Informatie over de perceptie van het relevante publiek kan ook relevant zijn als de informatie afkomstig is uit objectieve en betrouwbare bronnen, zoals enquêtes, adviezen van deskundigen en/of wetenschappelijke publicaties.
     
  • Bij de beoordeling of de vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft, kan de perceptie of kennis van het relevante publiek in aanmerking worden genomen om een essentieel kenmerk van die vorm vast te stellen. De weigeringsgrond kan echter alleen worden toegepast wanneer uit objectief en betrouwbaar bewijs blijkt dat de beslissing van het relevante publiek om de betrokken waar aan te schaffen in belangrijke mate door dat kenmerk (in dit geval de vorm) wordt bepaald. Kenmerken van de waar die echter geen verband houden met de vorm ervan, zoals de technische kwaliteiten of de reputatie van het product, zijn irrelevant bij de toepassing van deze uitsluitingsgrond.
     
  • Indien een teken modelrechtelijke bescherming geniet, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de vorm een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en daarom is uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming. De regels van het EU-recht inzake de inschrijving van modellen en de regels die van toepassing zijn op de inschrijving van merken staan volgens het HvJ EU los van elkaar en er is geen sprake van een hiërarchie tussen de twee rechtsgebieden. Het HvJ EU heeft ook verklaard dat voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van een siervoorwerp, niet automatisch volgt dat de vorm als merk moet worden uitgesloten. De wezenlijke waarde van dit soort waren kan immers nog steeds het gevolg zijn van andere factoren dan de vorm, en moet dus van geval tot geval worden beoordeeld.

Deze inzichten bieden een welkome aanvulling op eerdere jurisprudentie over het merkenrechtelijk beschermen van vormgeving. Omdat het HvJ EU enkel uitleg geeft over de uitsluitingsgronden en niet het feitelijk oordeel doet, is de vraag wat deze inzichten concreet zullen betekenen voor het siervoorwerp van Gömböc. We zullen de zaak blijven volgen en u op de hoogte houden als de definitieve beslissing van de bevoegde rechtbank in Hongarije is genomen.

Advies?

Als u een vraag hebt over merkbescherming van niet-traditionele merken als vormen of over een van de uitsluitingsgronden die in dit artikel worden besproken, neem dan contact met ons op.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.