De loterij verliest het van de drank

TTBA-beslissing

De Texaanse Staatsloterij heeft een oppositie op basis van haar merk Texas Two Step tegen de aanvrage van het merk Texas Two Step voor gedistilleerde dranken verloren,

De Texas State Lottery Commission gebruikt sinds 2001 het woordmerk Texas Two Step en het beeldmerk Texas Two Step Lottery voor loterijdiensten. Ali Ansari uit Brookshire, diende bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO in maart 2020 een verzoek tot registratie in voor het merk Texas Two Step voor gedistilleerde dranken. Tegen deze aanvrage heeft Texas State Lottery oppositie ingediend.

De kans van verwarring

Als gronden voor de oppositie voert het loterijbedrijf aan dat er verwarring kan ontstaan en sprake zal zijn van verwatering van haar merken. De merken zijn zeer bekend en vertegenwoordigen een grote waarde. Aangezien voor de producten, gedistilleerde dranken en loterijdiensten, de gemiddelde koper een gewone consument is, lijkt de kans op verwarring aanwezig. 

Texas State Lottery stelt dat loterijbiljetten met haar TEXAS TWO STEP merken worden verkocht op meerdere plaatsen in de staat Texas, waaronder kruidenierswinkels, buurtwinkels en benzinestations en dat Ansari van plan is zijn gedistilleerde dranken eveneens te verkopen in kruidenierswinkels, buurtwinkels en benzinestations. Ter ondersteuning van haar argumentatie leverde Texas State Lottery als bewijs een gedrukt exemplaar van een webpagina van de Texas Lottery, getiteld "Scratch Ticket and Retailer Locator", met zoekresultaten van detailhandelaren waar kopers hun TEXAS TWO STEP loten kunnen kopen. Uit de zoekresultaten blijkt niet dat deze detailhandelaren ook gedistilleerde dranken verkopen.

Oordeel Kamer van Beroep

De Kamer van Beroep is van oordeel dat Ansari’s merk in hoge mate overeenstemt met de merken van Texas State Lottery. De overeenstemming van beide merken weegt zwaar bij de vaststelling van verwarringsgevaar. Het gaat er niet alleen om of de waren en/of diensten met elkaar verward zullen worden, maar vooral of het publiek in verwarring zal worden gebracht omtrent de herkomst van de merken.

Texas State Lottery heeft geen bewijs aangevoerd waaruit specifiek blijkt dat gedistilleerde dranken te koop worden aangeboden op plaatsen waar ook loterijdiensten worden aangeboden. Noch heeft zij bewijs van derden aangedragen waaruit blijkt dat gedistilleerde dranken en loterijdiensten in dezelfde detailhandelszaken worden aangeboden. Bovendien heeft zij geen documenten overlegd waaruit blijkt dat gedistilleerde dranken en loterijdiensten onder hetzelfde merk worden aangeboden. Er is in het dossier geen ondersteunend bewijs te vinden over de verkoop van gedistilleerde dranken en de Kamer van Beroep is niet geneigd te veronderstellen, dat een van de detailhandelaren in de zoekresultaten van de Texas Lottery webpagina print-out "gedistilleerde dranken" aanbieden.  Bijgevolg wegen de factoren van de verkoop van de waren en diensten en de handelskanalen zwaarder dan de constatering van verwarringsgevaar.

Beide merken zijn (nagenoeg) identiek. Echter het schaarse dossier dwingt de Kamer van Beroep te concluderen dat er onvoldoende bewijs is waaruit kan worden afgeleid dat de respectieve waren en diensten verwant zijn, of dat de handelskanalen vergelijkbaar zijn. Indien het dossier vollediger was geweest, zou de uitkomst wellicht anders hebben uitgepakt.  Bij afweging van de factoren waarvoor bewijsmateriaal en argumenten voorhanden zijn, vindt de Kamer van Beroep onvoldoende bewijs van verwarringsgevaar.

Verwatering van het merk

Daarnaast voert Texas State Lottery aan dat haar merken beroemd zijn en dat de inschrijving van het merk van Ansari haar merken zou doen verwateren.  Op haar beurt ontkent Ansari dat de merken van Texas State Lottery bekend zijn en dat de inschrijving van haar merk afbreuk zal doen aan die merken

Om aan haar vordering tot verwatering te kunnen bewijzen moet Texas aantonen dat: (1) zij een bekend merk bezit dat onderscheidend vermogen bezit; (2) Ansari in de handel een merk gebruikt dat verwatering van het merk van Texas State Lottery bevorderd; (3) het gebruik van haar merk door Ansari is begonnen nadat het merk van Texas State Lottery bekend is geworden en (4) het gebruik van haar merk door Ansari waarschijnlijk verwatering zal veroorzaken.

Texas State Lottery ’s vordering inzake verwatering faalt omdat Texas State Lottery daar geen overtuigend bewijs voor heeft aangedragen, het bescheiden bewijsmateriaal dat aan de Kamer van Beroep is voorgelegd is onvoldoende. Bovendien is er in het dossier geen bewijs waaruit blijkt dat Ansari zijn merk is beginnen te gebruiken nadat het merk van Texas State Lottery bekend waren geworden. Op grond van deze gegevens weigert de Kamer van Beroep aan te nemen dat Texas State Lottery in voldoende mate heeft aangetoond dat zij voldoet aan een van de factoren die noodzakelijk zijn om met succes haar vordering tot verwatering te bewijzen.

Beslissing: De oppositie wordt afgewezen.

Goed en degelijk bewijsmateriaal is belangrijk. Bewaar daarom zoveel mogelijk gebruiksmateriaal, voorzien van een datum. Op het moment dat u wilt optreden of het moment dat uw merk wordt aangevallen is het van belang om goed beslagen ten ijs te komen.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Ontwerpers opgelet: deponeer jouw model binnen twaalf maanden ook na (accidentele) openbaring op social media

Op grond van  het modellenrecht kan je  een exclusief recht verkrijgen op de vormgeving van een product – oftewel  model. Het is zeer waardevol om jouw model te registreren, zodat je als enige dit model kan produceren, leveren en verkopen dan wel verhuren.

Ontwerpers opgelet: deponeer jouw model binnen twaalf maanden ook na (accidentele) openbaring op social media
Nieuws en opinie

Hoe octrooieerbare uitvindingen geheim te houden: contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen

Of je er nou voor kiest om een octrooiaanvraag in te dienen of om de nieuwe uitvinding geheim te houden, het is van essentieel belang stappen te ondernemen om de risico's van openbaarmaking te minimaliseren. Onze collega Rose-Marie Ehanno van ons kantoor te Frankrijk zet dit uiteen.

Door Rose-Marie Ehanno,
Hoe octrooieerbare uitvindingen geheim te houden: contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.