Made in China: is uw merk goed geregistreerd?

Importeert u producten uit China, maar heeft u nog geen merkregistratie in China? Let dan op. Recent heeft het Chinese Supreme Court, in de zogenaamde Honda Motor Company Ltd zaak (‘HONDAKIT’), besloten dat productie in China en export van China naar bijvoorbeeld de Europese Unie als merkgebruik in China kan worden gekwalificeerd. Met andere woorden, zelfs als uw producten niet bestemd zijn voor de Chinese afzetmarkt, is het toch sterk aan te raden om uw merk in China te registreren.

HONDAKIT: Wat is er veranderd?

Het besluit heeft specifiek gevolgen voor alle bedrijven die hun producten in China laten fabriceren (OEM- Original Equipment Manufacturing) voor export naar andere delen van de wereld. Voorheen werd aangenomen dat deze export producten in principe niet in China werden gebruikt, en dus kon er in China ook geen merkinbreuk plaatsvinden. Dit is vanaf nu anders. Na de HONDAKIT uitspraak loopt iedereen die in China producten produceert, ook al is het alleen voor export, het risico om merkinbreuk in China te maken.

Gelet op het enorme aantal merkregistraties in China dat jaarlijks wordt verricht (vaak te kwader trouw) en het toenemende aantal ’Custom Recordals’ (een instructie waarmee een merkhouder de Chinese douane verzoekt producten aan de grens te controleren en potentieel inbreukmakende producten in beslag te nemen) neemt de kans dat uw producten bij de Chinese grens worden aangehouden zienderogen toe. Nog erger: u kunt daar zonder dat u beschikt over een Chinese merkregistratie moeilijk iets aan doen.

Om uw in beslag genoemde goederen vrij te krijgen, zit er niets anders op dan de Chinese (te kwader trouw verrichtte) merkregistratie te laten doorhalen en uw eigen merk in China te registreren. Deze procedure kost tijd en u heeft een stevige bewijslast om het eigen gebruik van uw merk in China aan te tonen. Een andere optie is om uw merk als auteursrecht te registreren in China en op basis daarvan te proberen de conflicterende Chinese merkregistratie door te laten halen. Ook deze route vergt veel en overtuigend bewijsmateriaal. En ondertussen liggen uw producten in een loods van de douane in China..

Wat kunt u doen?

De meest efficiënte route om deze serieuze potentiële schade te voorkomen is om zo snel mogelijk uw merk in China te registreren, om te voorkomen dat een ander u voor is.

Er zitten bovendien andere voordelen aan een Chinese merkregistratie. Voor handel op ecommerceplatforms zoals Ali Baba en TMall zijn Chinese merkregistratiecertificaten vereist. Daarnaast kunt u met een eigen merkregistratie ook een melding bij de douane, een ‘Custom Recordal’ doen, om op te kunnen treden tegen andere inbreukmakers.

Daarnaast zou u Chinese merkbewaking en Online Brand Protection kunnen instellen, waarmee u Chinese -kwader trouw- merkaanvragen en onrechtmatig gebruik van uw merk kunt monitoren en aanpakken.

Een strategie bepalen

Een hernieuwde focus op merkbescherming in China is nu meer noodzakelijk dan ooit. Wij assisteren u graag bij:

• het indienen van Chinese merkaanvragen (en eventuele relevante vertalingen/transliteraties);
• het opstellen van een bewakingsstrategie en optreden tegen ‘te kwader trouw’ geregistreerde merken;
• het aanvragen van Chinese ‘Custom Recordals’;
• toelating tot de Chinese E-commercemarkt;
• en/of het opzetten van een op maat gemaakt Online Brand Protection plan.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.