Lopen retailmerken niet langer gevaar?

Het is moeilijk voor te stellen dat consumenten onderscheid maken tussen de retaildiensten van een winkel waar slechts producten van één merk worden aangeboden (zoals flagshipstores) en winkels die producten van verschillende merken verkopen (zoals een supermarkt). Toch is het standpunt van het Europese merkenbureau EUIPO, in navolging van de arresten van het Hof van Justitie van de EU in Apple Store (C-421/13) en Burlington Arcade (C-155/18), dat retaildiensten daadwerkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

Volgens de Nice classificatie, een internationaal erkende indeling die wordt gebruikt voor de indeling van waren en diensten bij merkregistratie, omvatten retaildiensten in klasse 35 “het bijeenbrengen van goederen ten behoeve van anderen, zodat consumenten die goederen op een handige manier kunnen aanschaffen”.  Het EUIPO interpreteert “anderen” als derde producenten die een afzetkanaal zoeken voor hun producten, zoals ook te lezen in de Guidelines: “the others benefiting from the bringing together of a variety of goods are the various manufacturers looking for an outlet for their goods”. Daarnaast is het standpunt van het EUIPO dat de verkoop van eigen goederen via een merkenspecifieke winkel of website niet aan te merken is als normaal gebruik van “retaildiensten” in klasse 35. In de Guidelines staat hierover: 

“[..] In the same way that advertising one’s own goods does not constitute use for advertising services in Class 35, there is no use for retail services in Class 35 where the manufacturer is merely selling its own goods from its shop or website. The sale by the manufacturer of its own goods is not an independent service but an activity covered by the protection conferred by registration for the goods [..]” 

Het gevolg hiervan is dat eigenaren van winkels waarin producten van één merk aangeboden worden (in beginsel) geen beroep kunnen doen op rechtinstandhoudend gebruik en daarmee op bescherming voor retaildiensten in klasse 35 zodra hun registratie ouder is dan vijf jaar.  

In dat geval worden retaildiensten dan namelijk gezien als een verlengstuk van de kernactiviteit: de verkoop van goederen. Dit is uiteraard tenzij de betrokken ondernemers aannemelijk kunnen maken dat hun diensten daadwerkelijk ten goede komen aan derden. 

Zou het aanbieden van aanvullende diensten (zoals het hebben van winkelpersoneel, maken van reclame, geven van advies, after-sales service, etc.) tijdens de verkoop van de eigen goederen dan helpen? Helaas stelt het EUIPO expliciet dat zulke nevendiensten alleen als “retaildiensten” kwalificeren indien deze activiteiten géén integraal onderdeel vormen van het verkoopaanbod. Het adverteren van eigen producten op gebruikelijke wijze zal dan waarschijnlijk als zodanig worden beschouwd, en dus niet kwalificeren als een zelfstandige “retaildienst”. 

Rituals 

Rituals, de internationaal actieve retailer van persoonlijke verzorgingsproducten en woonartikelen, werd onlangs geconfronteerd met een verzoek tot vervallenverklaring van haar woordmerk RITUALS, dat geregistreerd is voor goederen en diensten in de klassen 3, 4, 21, 24, 30 en 35. De Cancellation Division wees het verzoek gedeeltelijk toe, waardoor de registratie van het merk enkel geldig bleef voor waren in klasse 3. Rituals stelde daarop beroep in en verzocht om de bestreden beslissing gedeeltelijk te vernietigen.

In haar beslissing (R 2472/2023-4) op dat beroep erkent de Kamer van Beroep (BoA), onder verwijzing naar het arrest Praktiker (C-418/02), dat Rituals opereert volgens een retailmodel dat bestaat uit een zorgvuldig samengesteld productassortiment, demonstraties in de winkel, klantervaringen (zoals handmassages en theerituelen) en een selectief distributiesysteem met strikte merkregels en ondersteuning van erkende retailpartners. Deze activiteiten zijn gericht op het vergemakkelijken van aankoopbeslissingen en het verbeteren van de klantervaring, en vallen dus binnen de definitie van retaildiensten. De BoA oordeelde dan ook dat Rituals het normaal gebruik van het betwiste merk voor retaildiensten in klasse 35 voldoende heeft aangetoond. 

Of deze beslissing van de BoA daadwerkelijk een koerswijziging betekent ten opzichte van het vaste standpunt van het EUIPO over retaildiensten door monobrandwinkels, valt nog te bezien. Wat deze uitspraak in elk geval laat zien, is dat het bieden van een volledige “beleving” – met als doel het stimuleren van de verkooptransactie – kan worden beschouwd als normaal gebruik van retaildiensten, ook wanneer de aanbieder enkel producten van zijn eigen merk verkoopt. 

Veel zal afhangen van het beschikbare bewijs en de argumentatie, maar deze uitspraak van de BoA geeft monobrandretailers in elk geval wat meer vertrouwen dat zij hun registraties voor retaildiensten in klasse 35 tóch kunnen inroepen – en verdedigen. 

Bewijs en argumentatie zijn niet alleen van groot belang wanneer rechten gehandhaafd dienen te worden, maar ook wanneer verweer dient te worden gevoerd in bijvoorbeeld een doorhalingsactie die tegen uw merkregistraties kan worden ingediend. Overleg met uw consultant over het verzamelen van bewijs en het aanleggen van een dossier dat gebruikt kan worden op het moment dat het nodig is. Daarmee kan worden voorkomen dat u op het moment dat u geconfronteerd wordt met inbreuk of een doorhalingsactie halsoverkop materiaal moet gaan verzamelen. Meer weten? Neem nu contact met ons op en abonneer op onze nieuwsbrief.

Dit artikel is geschreven door Sven Valstar, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.