« GORGONZALO.INFO » : de la nécessité d’apporter la preuve de l’absence d’intérêt légitime
Dans une récente décision en date du 20 mai dernier, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a dû se positionner sur le bien-fondé de la réservation du nom de domaine « gorgonzola.info » (WIPO, D2021-0690, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Gilberto Ramponi Rivelli, Publinord s.r.l.).
L’entité italienne Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, seule autorité compétente depuis 1968 pour autoriser l’utilisation de l’appellation d’origine protégée (AOP) « GORGONZOLA » (conformément à un décret gouvernemental italien), a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 8 mars 2021 à l’encontre de la réservation de ce nom de domaine.
A cette fin, le Requérant invoquait plusieurs marques GORGONZOLA enregistrées à travers le monde depuis 2010, parmi lesquelles la marque de l'Union européenne n°010595015 déposée le 4 juillet 2012.
Le nom de domaine contesté <gorgonzola.info> avait été est enregistré le 19 novembre 2020 auprès du bureau d’enregistrement canadien Tucows Inc., par une société italienne Publinord s.r.l. reconnue depuis plus de 40 ans dans le monde de la communication.
Le nom de domaine redirigeait à l’époque du dépôt de la plainte vers un site en italien qui semblait en construction.
Le Requérant soutenait que ce nom de domaine était identique et/ou similaire au point de prêter à confusion à ses marques GORGONZOLA, ce qui a été aisément reconnu par le Centre d’arbitrage et de médiation.
Sur la mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime, l’entité de défense de la célèbre AOP a eu plus de difficultés à justifier de ces conditions, indispensables au succès d’une telle procédure.
En effet, « Gorgonzola » est le nom d'une ville italienne de l'arrière-pays milanais. Or, le Défendeur soutenait que cette réservation s’inscrivait dans le cadre d’un projet global de la réalisation d’un portail digital aux fins de promotion des différents lieux et villes d’Italie. Il justifiait d’ailleurs de la réservation de plus 250 noms de domaine correspondants à d’autres noms de villes italiennes.
Le Panel a ainsi pu visiter quelques-uns de ces sites et a constaté qu'ils renvoyaient bien à des sites Web en relation avec l’origine géographique.
C’est en ce sens qu’il a pu être rappelé qu’une telle activité commerciale peut être considérée comme légitime et ne constitue pas en soi une violation des principes directeurs, tant qu'elle ne tire pas injustement parti des droits de marque du titulaire, ce que n’a pu démontrer le Requérant.
Bien que le site web lié au nom de domaine litigieux soit encore en développement, le Panel a considéré que l'architecture et la mise en page dudit site avaient déjà été définies et étaient clairement cohérentes avec les sites Web des autres noms de domaine faisant visiblement partie du même projet.
Le Centre d’arbitrage et de médiation en conclut que le Défendeur a bien apporté la preuve que le nom de domaine contesté faisait partie d’un projet global et qu'il n'y avait aucune preuve attestant qu’il puisse à l'avenir utiliser le nom de domaine contesté pour attirer des utilisateurs en exploitant la réputation de la marque GORGONZOLA.
La plainte a donc été rejetée, et les antécédents du Défendeur dans des précédentes décisions liées à la réservation des noms de domaine <taleggio.eu> et <superga.org> n’ont pas suffi à caractériser son éventuelle mauvaise foi.
Pour pouvoir être opposée dans le cadre d’une procédure UDRP, une appellation d’origine doit être enregistrée à titre de marque car les principes directeurs ne prévoient pas (encore) les appellations d’origine comme fondement opposable dans le cadre d’une plainte. Au-delà de cette protection, la seule reprise d’une appellation n’est pas suffisante, aussi notoire soit-elle, en l’absence de preuves de mauvaise foi et d’intérêt légitime, deux conditions nécessaires et indispensables au succès de cette action.
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Colombe Dougnac, Juriste en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France