Le risque de confusion mis au tapis par un personnage de film

Par Pierre Coppin,

La neutralisation conceptuelle du risque de confusion a encore frappé et a récemment conduit à rejeter, par KO, deux oppositions formées contre des dépôts de marque de l’Union européenne incluant le terme « ROCKY ». 

Les demandes de marque de l’Union européenne « ROCKY » n°018203110 et ROCKY n°018203438, déposées le 28 février 2020, ont fait l’objet d’oppositions, vis-à-vis des boissons non alcoolisées et bières couvertes en classe 32. 

Ces deux oppositions ont été rejetées par la Division d’opposition de l’EUIPO à la fin de l’année 2021 :

  • Non pas au titre de la comparaison des produits qui étaient identiques ou similaires (classe 32) ;
  • Non pas au titre de l’absence de ressemblances, les similitudes ayant été établies entre les signes à degré moyen sur le plan phonétique et à degré faible sur le plan visuel ;
  • Mais du fait de la différence conceptuelle née de la connaissance par le public, du personnage de film « Rocky »

Il est un principe jurisprudentiel bien établi, au sein des arrêts du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.

Dans ce contexte, le TUE et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ont estimé qu’une demande de marque peut être différente conceptuellement lorsqu’elle sera associée par le public au nom d’une personnalité célèbre et qu’une telle différence peut, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des signes comparés.

Tel a été le cas tout d’abord dans les arrêts du TUE n°T554/14 du 26 avril 2018 et de la CJUE n°C449/18 P – C474/18 P du 17 septembre 2020, à l’issue desquels le risque de confusion a été rejeté entre la demande de marque opposée MESSI et des marques de l’Union européenne antérieures MASSI, au motif de la différence conceptuelle créée par l’association, par une partie significative du public pertinent, du terme « MESSI » au nom du célèbre joueur de football, ce malgré les similitudes visuelles / phonétiques des signes et l’identité / la similarité des produits d’habillement et d’appareils de protection respectivement couverts.

Plus récemment, le TUE a statué dans un arrêt n°T368/20 du 16 juin 2021 que la demande de marque MILEY CYRUS « est dotée, pour le public pertinent, d’un contenu sémantique clair et déterminé étant donné que celle-ci fait référence à un personnage public de renommée internationale [chanteuse et actrice] connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées », de façon à créer des différences conceptuelles pouvant neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques avec la marque antérieure CYRUS, pour le public concerné.

Cette neutralisation conceptuelle n’est pas sans limite pour autant et l’EUIPO a ainsi statué dans une décision d’opposition SPARK / STARCK en 2021, que l’arrêt du TUE n°T554/14 (MASSI / MESSI) ne peut s’appliquer à cette opposition en ce que « la prétendue renommée du demandeur, Philippe Starck, comme une star du design ne peut s’étendre automatiquement a la marque verbale ‘STARCK’ ». 

S’agissant des demandes de marque « ROCKY » et ROCKY, la référence conceptuelle des signes ne portait pas sur une personnalité réelle, à l’instar des chanteuse et footballeur précités, mais sur un personnage de fiction.

Selon la Division d’opposition de l’EUIPO, la grande majorité du public concerné (si ce n’est la totalité) percevra l'élément "Rocky" comme le personnage principal d’une série de films de renommée internationale, à savoir le boxeur Rocky Balboa incarné par Sylvester Stallone.

Cette référence claire et spécifique (renforcée par le graphisme d’un boxeur dans le signe semi-figuratif), a été jugée suffisante pour contrebalancer les similitudes visuelles / phonétiques entre les signes et pour participer à écarter le risque de confusion avec la marque antérieure (qui connaissait également une différence de nombre de lettres).

Nous pouvons nous questionner sur la limite du principe jurisprudentiel de la neutralisation conceptuelle du risque de confusion, dans la mesure où la référence intellectuelle touche, dans ces décisions d’opposition, à la culture filmographique du public consommant des boissons non alcoolisées et des bières.

Ces décisions démontrent en tout état de cause que le personnage « Rocky » ne manque pas de punch, plus de 45 ans après la sortie du premier opus cinématographique.

Dans ce contexte, il convient avant toute réaction contre un dépôt de marque gênant, de ne pas oublier de voir ou revoir les classiques du cinéma et de ne pas manquer d’échanger avec votre conseil de la référence conceptuelle des signes comparés, en étudiant les chances de succès d’une opposition.

Pour de plus amples informations sur ce sujet dans le cadre de votre stratégie de marque, veuillez contacter votre Conseil habituel chez Novagraaf.

Pierre Coppin, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France

Insights liés

Hot topics

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

Le calendrier prévisionnel de la JUB reprenant l’ensemble des dates et activités clés est disponible. Cette feuille de route s’intéresse notamment aux étapes liées au recrutement, au budget, à la ratification, etc. L’entrée en vigueur de l’accord de la JUB est actuellement prévu pour le 1er avril 2023 : date à partir de laquelle la Cour devrait commencer à recevoir des affaires. Vous trouverez dans cet article nos publications pour suivre en temps réel la feuille de route de la juridiction unifiée du brevet.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Nova IP Hour

JUB – Etes-vous prêts pour le début de la SUNRISE PERIOD dans un mois ?

Dans un mois aujourd’hui, soit à partir du 1er janvier 2023, débutera la « SUNRISE PERIOD » il s’agit d’une période de mesures transitoires en vue de se préparer à l’entrée en vigueur de la JUB au 1er avril 2023. Il sera notamment possible, pour les titulaires de demandes de brevet européen : de présenter des demandes d’opt-out afin de se soustraire à la compétence de la JUB ; de présenter des demandes d'effet unitaire anticipées ; et, de présenter des demandes visant à faire reporter la décision de délivrer un brevet européen. Lire la suite

Par Rose-Marie Ehanno,
JUB – Etes-vous prêts pour le début de la SUNRISE PERIOD dans un mois ?
Nova IP Hour

JUB – Deux nouvelles mesures introduites pendant la « Sunrise period »

L’OEB a publié le 11 novembre 2022, deux communiqués relatifs à l'introduction prochaine du brevet unitaire, en attendant leurs publications au Journal officiel de l’OEB. La première est relative à la possibilité de requérir le report de la décision de délivrance d’un brevet européen en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE. En effet, les demandeurs de brevets européens pourront requérir le report de la décision de délivrance d’un brevet européen afin de permettre la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets à la date d'entrée en vigueur de l'AJUB (l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet) au 1er janvier 2023 ou immédiatement après, pour inscrire l’effet unitaire du brevet européen. Lire la suite

Par Rose-Marie Ehanno,
JUB – Deux nouvelles mesures introduites pendant la « Sunrise period »

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.