Décisions relatives à la disponibilité d'une marque et à son développement

Par Mona Asgari,
Trademark clearance and brand development decisions

Les recherches de disponibilité d’un nom de marque constituent une partie essentielle du processus de développement des marques. Mona Asgari explique comment construire une base solide en matière de propriété intellectuelle pour le bon développement d'une marque, depuis l'identification des actifs de propriété intellectuelle jusqu'à la recherche de disponibilité d'une marque.

Identifier et protéger vos actifs de propriété intellectuelle (PI) sont deux étapes clés du processus de développement d'une marque. Cela permet d'établir une base solide en matière de propriété intellectuelle pour le développement, la protection et le lancement de la marque.

Identification de la PI

Une protection solide et fiable en matière de propriété intellectuelle se compose de plusieurs étapes, couvrant diverses formes de propriété intellectuelle.

Il est essentiel de penser au-delà du nom de votre marque principale. Le dépôt d'une marque pour votre marque ombrelle vous protégera, mais vous devez également prendre en considération les logos, les formes, les emballages, les slogans et d'autres éléments ou combinaisons distinctifs.

Pensez, par exemple, à une nouvelle marque de voiture. La marque elle-même devra faire l'objet d'une protection, mais qu'en est-il du logo apposé sur la voiture ? Qu'en est-il si vous souhaitez concéder des licences pour des réparations automobiles, des financements, des assurances ou même des produits dérivés si la marque attire un public fidèle ? Le site web comprend-il d'autres logos, des lignes de conduite éventuellement enregistrables, ou les voitures elles-mêmes pourraient-elles bénéficier de droits sur les dessins et modèles enregistrés ?

Vous devez également réfléchir à la manière d'assurer une protection future tout en évitant les dispositions relatives à la "mauvaise foi", qui existent au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et sur plusieurs autres marchés clés. Où en sera la marque dans cinq ans ? Il s'agit également de déterminer si un ou plusieurs éléments particuliers de la marque pourraient changer ou s'il s'agit d'un élément essentiel et inamovible de l'identité de la marque. Cela déterminera ce qui est recherché et ce qui est protégé dans le cadre de la spécification des produits et services de la demande de marque.

Recherche d'antériorité de marque

Avant de finaliser et de lancer votre marque, une recherche d'antériorité (ou de disponibilité) de la marque est une étape essentielle et inestimable du développement de la marque. Ces recherches formelles permettent de savoir si votre marque ombrelle ou d'autres marques sont disponibles à l'utilisation et/ou à l'enregistrement sur les marchés définis, et d'identifier les conflits potentiels avant d'investir davantage de temps et d'argent dans la construction, la protection et le lancement de la marque. Le principal avantage de ces recherches est qu'elles permettent d'en savoir plus : Pouvez-vous faire l'objet d'une injonction ? Devriez-vous éviter de déposer une marque dans certaines juridictions, avant d'attirer une publicité négative ou (plus important encore) d'être poursuivi en justice ? Il peut s'agir d'analyses approfondies ou de haut niveau, en fonction de l'importance d'un pays donné pour votre entreprise.

Les recherches d'antériorité des marques peuvent également être utiles pour évaluer s'il est effectivement nécessaire, d'un point de vue financier, d'obtenir un enregistrement. Il se peut que les résultats de la recherche indiquent que c'est possible, mais que la valeur commerciale d'une telle démarche serait limitée, et que l'utilisation de la common law pourrait suffire pour l'instant à des fins d'application de la loi. Les recherches d'antériorité de marques, en particulier dans les juridictions étrangères, peuvent également mettre en évidence le fait qu'une marque peut avoir des significations ou des associations involontaires. Il peut s'agir d'une surprise assez fréquente pour les marques. 

Une fois la recherche d'antériorité effectuée, vous pouvez décider en tout état de cause et en limitant les risques de lancer votre marque ou de prendre les mesures nécessaires ou d'apporter des modifications pour atténuer ou éviter les conflits.

Contactez nos experts pour obtenir des conseils personnalisés sur la recherche d'antériorité de marque. Notre équipe de spécialistes peut vous aider à naviguer dans les méandres de la protection de la propriété intellectuelle au cours du développement d'une marque, afin de sauvegarder vos actifs de propriété intellectuelle et d'atténuer efficacement les risques juridiques et commerciaux.

Mona Asgari est Conseil en Marques, Dessins et modèles britanniques, Novagraaf, Londres.

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