Le régime de la renommée a ses limites, ce qu’il peut être bon de rappeler

Par Marine Deniau,

CJUE, 11 juin 2020, China Construction Bank Corp. c/ EUIPO, aff. C-115/19

La CJUE a récemment rappelé les limites du régime de la renommée, précisant que la renommée d’une marque antérieure ne doit pas être prise en compte lors de l’appréciation de la similitude entre deux signes.

Avant toute chose, rappelons que le régime de la renommée vise à étendre la protection conférée à une marque et à faire bénéficier son titulaire d’une protection plus importante, qui dépasse le principe de spécialité.

Ainsi, une marque jouit d’une renommée lorsqu’elle est connue dans une partie substantielle du territoire pertinent et d’une partie significative du public concerné par les produits et services visés. Il y a lieu de prendre en compte notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique, et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise.

Son titulaire pourra ainsi faire interdire toute marque identique ou similaire qui vise des produits ou services différents des siens, tant qu’il démontre que la marque litigieuse tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou qu’elle porte préjudice à son titulaire.

Le régime de la renommée présente donc des avantages incontestables et permet aux titulaires de marques de bénéficier d’une protection élargie.

Ce régime a toutefois également ses limites, et la CJUE n’a pas manqué de le rappeler dans son arrêt du 11 juin dernier.

En l’espèce, la renommée de la marque semi-figurative https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLHCIEUOVHQW5NA2O74UH65MJDF3GPK73JETGXTU3N6CJEPGCMVREQ  était invoquée. La Cour rappelle alors qu’il est erroné de se fonder sur la renommée pour déterminer que tel élément du signe est dominant (en l’espèce, l’élément verbal « CB ») et qu’il doit donc à son tour dominer l’évaluation de la similitude des signes.

La renommée d’une marque verbale fortement stylisée se fonde en effet précisément sur une connaissance, par une partie significative du public pertinent, de l’ensemble des éléments, tant verbaux que figuratifs, qui composent cette marque.

Evaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure (et donc de ses éléments plus ou moins distinctifs) constitue donc un raisonnement erroné.

Bien que la renommée joue bien entendu un rôle important dans l’appréciation, plus générale, du risque de confusion, celle-ci ne saurait intervenir dans l’appréciation de la similitude des signes (fondée sur une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes).

Marine Deniau, Conseil en Propriété Industrielle & Mandataire Européen en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à tm.fr@novagraaf.com.

Insights liés

Nova IP Hour

L’appellation d’origine « morbier » a le monopole de la raie noire

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 novembre 2022, a mis fin à une bataille judiciaire de près de neuf ans opposant le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier à la S.A.S. Fromagerie du Livradois. Sur renvoi de la Cour de Cassation, après question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’Union Européenne, la Cour a reconnu que la reprise par la fromagerie du Livradois de la raie horizontale centrale noire dans ses fromages, caractéristique figurant dans le cahier des charges, constituait une évocation illicite de l’appellation d’origine protégée Morbier. Il s’agit d’un arrêt important dans cette matière qui confirme la protection extrêmement large des indications géographiques. Au-delà de la simple atteinte au nom protégé, la simple évocation d’une des caractéristiques des produits protégés peut être fautive.

Par Carole Roger,
L’appellation d’origine « morbier » a le monopole de la raie noire
Nova IP Hour

Italie : Les actions en déchéance et nullité de marques possibles devant l’office Italien à compter du 29 décembre 2022

Comme c’est déjà le cas en France et dans plusieurs pays de l’Union Européenne, il sera bientôt possible de déposer des actions administratives en déchéance et nullité de marques enregistrées devant l'UIBM. En effet, le décret italien n° 180 du 19 juillet 2022 entrera en vigueur le 29 décembre 2022. L’instauration de ces procédures permettra sans aucun doute de réduire les coûts de défense des droits de Propriété Industrielle dans ce pays et de rationaliser les procédures. Notamment, l’office italien devra rendre sa décision dans les 24 mois. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle qui permettra aux titulaires de droits d’actionner en Italie un nouvel arsenal juridique peu onéreux pour faire respecter leurs droits vis-à-vis des tiers contrefacteurs. Lire la suite

Par Carole Roger,
Italie : Les actions en déchéance et nullité de marques possibles devant l’office Italien à compter du 29 décembre 2022
Nova IP Hour

JUB – Report de la Sunrise Period et de l’entrée en vigueur

Le début de la Sunrise Period est reporté de deux mois. Ce délai supplémentaire vise à permettre aux futurs utilisateurs de se préparer à l'authentification forte qui sera requise pour accéder au système de gestion des dossiers et signer des documents, dont les requêtes d’opt-out. En effet, le délai initial semblait insuffisant au regard des intérêts légitimes des utilisateurs qui doivent trouver un fournisseur et acquérir les outils d'authentification requis. Par conséquent, la Sunrise Period commencera le 1er mars 2023 et sera suivie par l'entrée en vigueur de l’AJUB le 1er juin 2023. Comme tous les autres travaux préparatoires sont en bonne voie et conformes à la feuille de route publiée, aucun retard supplémentaire n’est prévu au-delà du 1er juin 2023. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
JUB – Report de la Sunrise Period et de l’entrée en vigueur

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.