Quelques actualités Chinoises en matière de marques

Par Carole Roger,

Carole vous alerte sur l’importance de déposer au plus tôt les translitérations chinoises de vos marques à travers l’exemple New Balance et vous communique une application intéressante de la loi nouvelle concernant les dommages et intérêts. Carole assure la protection et la défense des actifs immatériels par le biais du droit des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine et du droit d'auteur auprès de grands noms, de PME dans des domaines d’activité variés, et de correspondants asiatiques en France et en Europe.

  1. Dommages et intérêts- Application de la nouvelle loi 1er novembre 2019 sur les marques 

Le 21 janvier dernier, le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin a octroyé le maximum de dommages et intérêts (5,5 millions de RMB, soit plus de 600 000 euros) au géant pétrolier et gazier Shell, titulaire des marques logo Shell, 壳牌 (SHELL en chinois), SHELL, 喜 力 (HELIX) et HELIX.

Dans ce procès en contrefaçon de marque et concurrence déloyale contre cinq défendeurs, dont la société Beike (cf. North Shell en latin), Shell n’a pas été en mesure de prouver sa perte de chiffre d’affaire ou les profits du contrefacteur.

Néanmoins, le tribunal a pris en compte d’autres facteurs pour fixer le montant du dédommagement, tels que la mauvaise foi des parties adverses (cf.  imitation des marques de commerce/habillages commerciaux/brevet/droit d’auteur de Shell).

Précédemment, le plafond des dommages et intérêts était fixé à 3 millions de RMB.

  1. Echec de New Balance :

Le 9 février 2021, la Haute Cour populaire de Pékin a confirmé les décisions de la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin et de la CNIPA rejetant une nouvelle fois l’action en nullité contre la marque chinoise XINBAILUN (新 百 伦).

Cette action était fondée sur la marque NEW BALANCE en caractères latins.

Même si New Balance utilisait auparavant la version chinoise susmentionnée, il a été une nouvelle fois fait application du principe du premier déposant de la Chine.

La Haute Cour populaire de Pékin a jugé qu’il n’y avait pas de correspondance unique entre les marques chinoise et anglaise et que l’utilisation antérieure par New Balance de la même marque chinoise était insuffisante pour prouver son statut de marque notoire avant la date de dépôt de la marque contestée.

New Balance va devoir choisir une autre translitération chinoise pour éviter d’être contrefacteur.

Cette affaire classique reflète une fois de plus l'importance de déposer au plus tôt ses marques (tant en caractères chinois qu’en latin) en Chine, après avoir bien entendu effectué les recherches d’antériorités recommandées, l’office local procédant à une citation des antériorités pendant la phase d’examen.

Carole Roger, Conseil en Propriété Industrielle en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France.

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