Opt-out : déroger à la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet

Par Marie-Noëlle de la Fouchardière,

Le brevet unitaire (BU) et la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) longtemps attendus verront le jour au 1er juin 2023. En tant que titulaire ou demandeur de brevets européens, il est important de comprendre ce que cela signifie et d’envisager les mesures à prendre.

La première question qui se pose pour les détenteurs de titres européens est celle de déroger ou non à la compétence de la JUB avant l’entrée en vigueur du système.

Nous vous expliquons ici pourquoi et comment déroger à la compétence de la JUB.

Qu'est-ce que le Brevet Unitaire ?

Le brevet unitaire (ou brevet européen à effet unitaire) sera un titre unique couvrant tous les pays de l'UE qui ont ratifié l'Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB). Au démarrage du système, 17 pays de l’UE seront concernés (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède).

L’effet unitaire pourra être obtenu sur la base d'un brevet européen délivré après l'entrée en vigueur de l'AJUB et devra être demandé auprès de l’Office Européen des Brevets dans un délai d'un mois à compter de la délivrance.

Qu’est-ce que la Juridiction Unifiée du Brevet ?

La JUB est une nouvelle juridiction internationale commune aux Etats parties à l’AJUB. Elle sera compétente pour juger de la validité et de la contrefaçon des brevets européens classiques, des brevets unitaires, et des certificats complémentaires de protection qui en découlent, avec effet sur l’ensemble des territoires de ces Etats.

La compétence de la JUB sera exclusive sans dérogation possible pour les brevets unitaires.

En revanche, pour les autres titres européens (demandes de brevet européens, brevets européens sans effet unitaire et certificats complémentaires de protection correspondants), pendant une période transitoire de 7 ans qui pourra être prolongée jusqu’à 14 ans :

  • la compétence de la JUB ne sera pas exclusive et les juridictions nationales resteront compétentes ;
  • le titulaire pourra choisir de déroger à la compétence de la JUB (déclaration de « opt-out »).

Options stratégiques offertes aux déposants

Pourquoi déroger à la compétence de la JUB ?

La procédure devant la JUB sera rapide et aura un effet sur l’ensemble des Etats parties à l’AJUB. Il s’agit donc d’un outil puissant tant pour exercer ses droits que pour obtenir la nullité d’un brevet de façon centralisée.

A compter de l'entrée en vigueur de l'AJUB, les validations nationales existantes de brevets européens dans les pays qui ont ratifié l'AJUB relèveront à la fois de la compétence de la JUB et de celle des juridictions nationales, à moins que le détenteur du titre n’ait choisi de manière proactive de déroger à la compétence de la JUB.

Le principal danger du système pour le titulaire est qu’un tiers déclenche une action centralisée en révocation de brevet auprès de la JUB. Déroger à la compétence de la JUB de façon proactive permettra d’éviter ce risque.

Le titulaire qui aura dérogé à la compétence de la JUB pourra ultérieurement renoncer à cette dérogation sous réserve qu'aucune action n'ait été engagée devant un tribunal national.

En initiant une action devant un tribunal national, un tiers pourra ainsi bloquer dans le système judiciaire national un brevet bénéficiant de la dérogation. En dérogeant, le titulaire prend donc le risque de perdre définitivement la possibilité d’exercer ses droits centralement auprès de la JUB.

Le titulaire devra donc peser les avantages et les inconvénients de la dérogation, en tenant compte du risque d’attaque centralisée et de l’importance pour lui de pouvoir exercer ses droits devant la JUB. Pour gérer le risque, il pourra choisir de répartir entre les deux systèmes les brevets relatifs à une même activité.

Quand déroger ?

Les déclarations de dérogation pour les demandes publiées et les brevets européens existants peuvent être déposées depuis le 1er mars 2023. Elles pourront ensuite continuer à être déposées à tout moment pendant la période transitoire à condition qu’aucune action n’ait été introduite devant la JUB.

Entrée en vigueur

Déroger avant l’entrée en vigueur de la JUB permettra de garantir qu’aucune action centrale en révocation ne puisse être engagée par un tiers à l’entrée en vigueur de la JUB. La période de 3 mois, dite de « Sunrise », a débuté le 1er mars 2023 à la suite du dépôt de la ratification de l’AJUB par l'Allemagne.

La dérogation restera valable pour toute la durée de vie du brevet (même au-delà de la période transitoire), mais le titulaire pourra y renoncer à tout moment, sous réserve qu'aucune action n'ait été engagée devant un tribunal national. La renonciation est définitive : il ne sera pas possible de déroger une seconde fois. 

Déroger : quelles conditions ?

Peuvent faire l’objet d’une dérogation, les demandes de brevet européen publiées, les brevets européens délivrés, et les certificats complémentaires de protection.

La déclaration de dérogation se fait en ligne au registre de la JUB. Elle peut être faite par le titulaire ou un représentant autorisé. Aucune taxe officielle n’est due. Il est possible d’inclure plusieurs titres dans la même déclaration.

La déclaration doit indiquer, pour chaque titre, le nom de la ou des personnes physiques ou morales habilitées à être inscrites au registre européen/nationaux en tant que titulaires, que ces personnes soient ou non inscrites. Il n'est pas obligatoire de mettre à jour lesdits registres avant de faire la déclaration de dérogation, mais il est essentiel que les noms mentionnés dans la déclaration soient corrects. Aucun contrôle ne sera fait au stade de la déclaration. En cas d’action devant la JUB et d’erreur non corrigée, la déclaration sera sans effet.

Si les titres objets de la déclaration sont détenus par plusieurs titulaires (cotitulaires, titulaires différents dans différents Etats, ou brevets et certificats complémentaires de protection détenus par des personnes différentes), tous les titulaires doivent agir conjointement via un représentant commun.

Les déclarations seront publiées en temps réel au registre de la JUB et seront accessibles au public en ligne.

Une procédure est prévue pour corriger les déclarations erronées et pour supprimer les déclarations faites par un tiers non-autorisé.

Comment vous préparer ?

Pour les titulaires qui envisagent de déroger à la compétence de la JUB pour tout ou partie de leur portefeuille, il convient donc de se préparer dès maintenant et notamment :

  • De définir une stratégie de dérogation, particulièrement pour les brevets européens délivrés
  • D’identifier les titres concernés,
  • De vérifier l’identité des personnes habilitées à être inscrites aux registres européen ou nationaux pour les titres concernés,
  • Dans le cas où les personnes habilitées ne sont pas celles inscrites aux registres, d’envisager de procéder aux inscriptions,
  • D’obtenir le consentement des éventuels autres titulaires,
  • De regrouper les informations nécessaires à la dérogation dans un seul fichier pour pouvoir procéder à une déclaration en lot.

Novagraaf est là pour vous aider dans toutes ces démarches, notamment en vous conseillant sur la stratégie de dérogation à adopter et sur le choix des voies de protection pour vos futurs brevets sur le territoire européen (brevets nationaux, validations nationales et/ou brevet unitaire).

En tant que société du groupe Questel, Novagraaf dispose aussi de technologies exclusives pour vous accompagner en effectuant une vérification des données de votre portefeuille de brevets européens, en déposant des déclarations de dérogation individuelles ou en lot, et en mettant en place une veille sur les stratégies de dérogation de vos concurrents.

Pour plus de détails sur le brevet unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet et suivre en temps réel la feuille de route de la JUB, cliquez ici

Marie-Noëlle  de la Fouchardière, Directrice Générale, Novagraaf Technologies

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