Protection des marques : "épée" ou "bouclier" ?

Par Laura Morrish,
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Une idée fausse très répandue est que les marques ne sont qu'un outil juridique destiné à empêcher des tiers d'utiliser des marques identiques ou similaires à celles de votre entreprise. En outre, les marques peuvent servir d'outil commercial dans le cadre de discussions avec des partenaires et d'outil juridique lorsqu'elles sont utilisées à l’encontre de tiers non liés, tout en agissant comme "épée" ou "bouclier". Ces différentes fonctions doivent être gardées à l'esprit lorsque vous décidez de votre stratégie de protection de vos marques, explique Laura Morrish.

Il peut être important de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à l'égard des tiers, mais leur valeur réside également dans leur rôle de "bouclier", utilisé comme moyen de défense contre les tiers et permettant aux titulaires de droits de revendiquer leurs investissements et leurs innovations.

L'enregistrement de droits de propriété industrielle, lorsque cela est possible, offre des options aux titulaires de marques et leur permet de choisir si et comment utiliser ces droits. Le fait d'être titulaire d'un droit de propriété industrielle vous donne la possibilité de faire valoir vos droits, de négocier ou de vous abstenir d’engager des actions. L'absence de droits de propriété intellectuelle ne vous donne aucune option.

Examinons les différentes fonctions de la propriété industrielle et la manière dont elles peuvent profiter à votre entreprise.

La propriété industrielle pour "épée"

En tant qu'"épée", la propriété industrielle peut être utilisée pour attaquer des tiers, y compris un concurrent, qui cherchent à exploiter un aspect de votre propriété intellectuelle d'une manière qui viole vos droits, que ce soit intentionnel ou non.

Certains titulaires de propriété intellectuelle adoptent une approche offensive pour protéger leurs droits et peuvent se retrouver presque constamment mêlés à des procédures contentieuses à cette fin. Si votre marque est très distinctive ou si elle est exploitée dans marché de niche, cette approche peut s'avérer payante, car l'objectif est de préserver autant que possible l’environnement de votre marque et d'augmenter sa valeur.

Pour cette approche, les titulaires de marques devraient envisager de demander la protection de la marque pour la gamme la plus large possible de produits ou de services afin de permettre une protection étendue, au moins pendant le délai de grâce de non-usage de 5 ans (3 ans dans certains pays). Les titulaires de droits de propriété industrielle devront garder à l'esprit l'exigence d'une intention réelle d'utiliser la marque dans certains pays, mais le commencement de l’exploitation dans le délai de grâce permet d’asseoir la réputation de leur marque, ce qui permet une protection plus large de leurs droits.

Par exemple, si votre marché d’intérêt concerne le "gin", vous pouvez chercher à protéger votre marque pour le terme général "boissons alcoolisées" afin d'empêcher des tiers d'utiliser la même marque pour un autre spiritueux ou une autre boisson alcoolisée. Une fois la réputation établie pour le gin, vous bénéficierez d'un champ de protection plus large pour les produits qui ne sont pas strictement identiques au « gin », même si l'usage est finalement limité à ce produit.  En d'autres termes, l'utilisation d’une portée de protection initiale comme "épée" dans le délai d’immunité de de cinq ans avant l’obligation d’usage peut aider à prévenir la dilution des droits, même lorsque l'utilisation peut finalement être limitée à une catégorie de produits. 

La propriété industrielle pour "bouclier"

Toutefois, dans certains cas, l'enregistrement d'une marque peut constituer une mesure défensive. Par exemple, lorsqu'un marché est encombré par l'utilisation d’un terme descriptif, le fait de posséder un enregistrement de ce terme à titre de marque sous une forme stylisée peut constituer un moyen de défense pour contester une plainte pour contrefaçon qui serait initiée par un tiers utilisant la même marque descriptive. Bien que l'étendue de la protection de la marque soit étroite et qu'il puisse être difficile de la faire respecter par des tiers utilisant le même terme descriptif, le fait de posséder un enregistrement donne au titulaire un point d'ancrage. Il établit également une date précise à laquelle les droits ont débuté et définit la portée de ceux-ci. Cela peut s’avérer utile en cas de contestation par des tiers, pour démontrer la coexistence et présenter l'inconvénient, pour ces tiers, de devoir invalider l'enregistrement. C'est également un outil utile pour faire savoir au monde entier que vous utilisez le terme descriptif comme une marque.

Lorsque les marques sont utilisées comme "bouclier", les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent garder à l'esprit que leur mise en œuvre est limitée, et les attentes doivent être gérées au regard de l'étendue des droits qui sont accordés par l'enregistrement. Le simple fait de posséder un enregistrement de marque ne garantit pas des droits exclusifs de monopole sur tous les éléments de la marque et, lorsque les droits sont protégés à titre de "bouclier", leur revendication future contre l'utilisation par des tiers sera probablement limitée.

Les droits de propriété intellectuelle peuvent également jouer le rôle d'un "rameau d'olivier" et être utilisés comme un outil de négociation face à des conflits commerciaux plus importants. La concession d'une licence de droit de PI entre les parties peut offrir une solution à une question litigieuse.

Stratégie en matière de marques

L'enregistrement d'une marque est un bon moyen de dissuader les tiers d'utiliser la même marque ou une marque similaire et, comme nous l'avons vu, les enregistrements de marques peuvent être utiles comme "épée" ou "bouclier".  Toutefois, toutes les marques ne justifient pas d’engager des frais d'enregistrement. Il est important de procéder à une analyse juridique et commerciale pour déterminer si la protection vaut la peine, et notamment comment l'enregistrement qui en résulte pourrait être utilisé.  Une partie de cette évaluation consistera à effectuer des recherches de disponibilité de marques.

Outre le fait qu'elles permettent de vérifier que l'utilisation d'une marque proposée ne portera pas atteinte à des droits antérieurs, les recherches d'antériorité sont un outil précieux pour évaluer s'il est nécessaire, voire possible, d'enregistrer une marque. Dans certains cas, les résultats d'une recherche peuvent indiquer que, bien qu'il soit possible d'enregistrer une marque, l’intérêt de ce dépôt serait si limité qu’il ne se justifie pas d'un point de vue commercial.

Lors de l'évaluation de la stratégie en matière de marques, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte, notamment la nature du marché, le produit, la nature de la marque et les éléments susceptibles d'être protégés, la longévité de la marque, tout projet de licence de la marque et la catégorie de la marque. Qu'une marque soit finalement protégée par un enregistrement, la fonction de cet enregistrement en tant qu'"épée" ou "bouclier" déterminera l'utilisation future de l'enregistrement et, bien que cette fonction puisse changer pendant la durée de vie de l'enregistrement, il est important de comprendre les options que l'enregistrement offre au titulaire des droits.  Essayer de faire respecter un enregistrement qui a été conçu pour agir comme "bouclier" peut rendre le titulaire vulnérable à une contre-attaque et finalement le mettre dans une position où le "bouclier" est perdu.

Les droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient utilisés comme un outil juridique ou commercial et qu'ils servent d'épée ou de bouclier, peuvent avoir une valeur considérable et constituent un mécanisme important pour protéger l'investissement et l'innovation des entreprises.

Si vous souhaitez explorer la manière dont vos droits de PI pourraient être protégés et utilisés, veuillez nous contacter ici ou parler à votre Conseil habituel Novagraaf.

Laura Morrish, Juriste en Propriété Industrielle en Marques, Novagraaf UK.

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