Brexit et PI : se préparer aux nouvelles exigences en matière d’obligation d’usage

Par Vanessa Harrow,

Récemment nous avons examiné les incidences du Brexit sur les droits de marques et dessins et modèles ainsi que sur les procédures contentieuses en cours à l’expiration la période de transition, soit le 31 décembre prochain. Ici, Vanessa Harrow expose l'impact territorial du Brexit sur l’obligation d’usage concernant les marques de l'Union Européenne (MUE) et les marques clonées au Royaume-Uni.

Comme nous le savons, les MUE et les marques britanniques enregistrées depuis plus de cinq ans, sont soumises à une obligation d'usage. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne à la fin de cette année va modifier les exigences territoriales en matière d’usage de ces marques.

L’exploitation réelle et sérieuse à partir du 1er janvier 2021

À partir du 1er janvier 2021, le marché de référence pour les MUE sera délimité au 27 Etats Membres restants (UE 27), et donc uniquement au Royaume Uni pour les marques britanniques. Ce changement n’aura pas de conséquences rétroactives, ce qui signifie que :

  • Pour les MUE enregistrées - l'utilisation au Royaume-Uni avant et jusqu’au 31 décembre 2020 sera pris en compte aux fins d’évaluation de la réalité de l’usage de la MUE à condition qu’il soit sérieux et effectué pendant la période de référence
  • De même, pour les enregistrements clonés au Royaume-Uni - l'utilisation dans l'UE 27 avant et jusqu’au 31 décembre 2020 sera également pertinente.

En conséquence, un certain délai de grâce s'appliquera, donnant le temps aux titulaires de marques de s'adapter aux nouvelles étendues territoriales. Néanmoins, il est d’ores et déjà conseillé d’anticiper la question de l’usage et son impact, notamment en envisageant :

  • 1. Si les MUE sont utilisées à la fois dans l'UE 27 et au Royaume-Uni : il s’agit de la situation idéale toujours sous réserve que l’usage soit sérieux et effectué dans la période de référence.
  • 2. S'il convient d'étendre l’exploitation géographique afin d'éviter la déchéance pour non usage.
  • 3. Et, à court terme, comment les nouvelles exigences en matière d'utilisation auront un impact sur les procédures contentieuses : Avant d’engager une action ou lors de la préparation de preuves pour la défense, il conviendra de vérifier l’aspect territorial au cours de la période de référence.

Ces exigences en matière d'utilisation seront également très importantes concernant l’accès au marché britannique en terme de protection de vos droits et de leur usage.

Se préparer à un marché concurrentiel

  • Le clonage automatique des droits signifie que le registre britannique deviendra particulièrement encombré, et avec de nombreux enregistrements nationaux sans forcément d’intérêt réel pour leurs propriétaires. Près de 364 000 EUTM ont été enregistrés entre 2017 et 2019 ;
  • Au cours de la même période, l'UKIPO en a enregistré un peu plus de 247 000.

Néanmoins, le registre des marques britannique devrait s’équilibrer au fur et à mesure des renouvellements et compte tenu des nouvelles règles en matières d’obligation d’usage au Royaume Uni. Dans cette intervalle, des enquêtes d’usage approfondies sur les droits clonés et une stratégie commerciale pragmatique seront plus importantes que jamais.

Téléchargez notre check list des actions à entreprendre pour un aperçu détaillé des mesures à prendre, ou écoutez notre récent webinaire "Brexit and IP - preparing your trademarks and designs for the end of the transition period" pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

Dans les prochains articles, nous examinerons plus en détail les considérations douanières et les règles en matière d’épuisement des droits de marques Pour vous assurer de recevoir ces mises à jour, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter, à consulter notre mini site dédié ou contacter notre équipe Brexit ci-dessous pour obtenir des conseils et une assistance spécifique.

Vanessa Harrow est juriste en propriété industrielle et responsable du service marques, Novagraaf, Royaume-Uni.

Insights liés

Actualités et avis

« Mieux vaut prévenir que guérir » : l’importance des clauses de propriété intellectuelle dans l’emploi du stagiaire-inventeur

Selon un récent classement de l’OEB, la France représente le second pays le plus innovant en Europe et le 5e pays ayant déposé le plus de demandes de brevet au monde. En 2020, les entreprises et instituts de recherche français ont déposé autour de 10 544 brevets, soit 3,1% de plus que l’année précédente. Au vu de cette croissance du nombre de dépôts de brevets, il semble pertinent de faire un point sur l’importance du contrat dans la relation inventeur-entreprise et plus particulièrement au regard de l’exception du stagiaire inventeur.

« Mieux vaut prévenir que guérir » : l’importance des clauses de propriété intellectuelle dans l’emploi du stagiaire-inventeur
Actualités et avis

"sanofi.sucks" : illustration d’un détournement de la liberté d’expression

Loin d’être absolu, le monopôle conféré par la marque voit ses effets cesser lorsque son usage par un tiers sort de la sphère commerciale. En effet, lorsqu’une marque est critiquée, parodiée ou encore utilisée à des fins informatives, il n’y a pas d’atteinte à sa fonction d’identification d’origine. Le consommateur est censé savoir que l’auteur de la critique ou de la parodie n’est pas le titulaire de la marque lui-même.

Par Sigolène Pellet,
"sanofi.sucks" : illustration d’un détournement de la liberté d’expression
Actualités et avis

Quelques actualités Chinoises en matière de marques

Carole vous alerte sur l’importance de déposer au plus tôt les translitérations chinoises de vos marques à travers l’exemple New Balance et vous communique une application intéressante de la loi nouvelle concernant les dommages et intérêts. Carole assure la protection et la défense des actifs immatériels par le biais du droit des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine et du droit d'auteur auprès de grands noms, de PME dans des domaines d’activité variés, et de correspondants asiatiques en France et en Europe.

Par Carole Roger,
Quelques actualités Chinoises en matière de marques

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.